Art. 143 – Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:
1. Caducidade. O artigo em comento trata da caducidade, a qual é uma causa de extinção do registro de marca, pela falta de uso. É um instituto com efeito ex nunc, pelo qual qualquer terceiro com legítimo interesse poderá requerer o cancelamento do registro de marca após cinco anos de sua concessão. O Brasil não exige a comprovação do uso efetivo da marca no mercado para que o registro seja concedido, como ocorre em outros países (por exemplo, nos EUA). Após concedido o registro pelo INPI, a LPI concede um período de graça de 5 (cinco) anos para que o titular inicie o uso da marca no mercado. Transcorridos os 5 (cinco) anos, o registro fica sujeito à caducidade. A caducidade não pode ser pedida pelo INPI ex officio, mas tão somente por terceiros com legítimo interesse.
2. Legítimo interesse. Embora a lei não traga uma definição para “legítimo interesse”, considerando que o sistema brasileiro é atributivo de direitos, parece coerente interpretar que qualquer pessoa que tenha pedido e/ou registro de marca idêntico ou similar possui legítimo interesse.
I – o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
1. Uso não iniciado. O registro de marca será declarado caduco quando, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão pelo INPI e mediante pedido de terceiro com legítimo interesse, o seu titular não tiver iniciado o uso da marca no Brasil.
II – o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.
1. Hipóteses. Este inciso traz duas hipóteses que possibilitam o requerimento da caducidade do registro de marca por qualquer pessoa com legítimo interesse: (a) interrupção do uso da marca por mais de 5 (cinco) anos e (b) utilização da marca de maneira modificada vis-à-vis a forma reivindicada no registro concedido pelo INPI.
2. Uso interrompido. A primeira parte deste inciso dispõe que, caso o titular deixe de usar sua marca por um período consecutivo superior a 5 (cinco) anos, o registro de marca estará sujeito a caducidade. Neste caso, o titular pode ter feito uso da sua marca por muitos anos, mas, se interrompeu por 5 (cinco) anos consecutivos, ficará sujeito a caducidade. A data do protocolo do requerimento de caducidade estabelecerá o período de comprovação do uso da marca: 5 (cinco) anos retroativos à data do protocolo do requerimento de caducidade.
2. Uso modificado. O uso de uma marca de forma modificada daquela constante do certificado de registro expedido pelo INPI, quer dizer, na forma originalmente reivindicada, igualmente sujeita o respectivo registro à caducidade. A modificação deve recair sobre o caráter distintivo original da marca, e não sobre mero ajuste. Há certo grau de subjetividade neste dispositivo, pois o inciso não esclarece o que pode ser entendido como uma modificação que altera o caráter distintivo original da marca. É perceptível que o legislador quis trazer previsão análoga àquela disposta no art. Art. 5º(C) da Convenção da União de Paris, que permite o uso da marca, pelo seu titular, de forma diferente daquela solicitada, desde que os elementos modificados não alterem o caráter distintivo da marca, no entanto, igualmente não esclarece o que pode ser entendido como uma modificação que altera o caráter distintivo da marca.
§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.
1. Exceção de desuso da marca. A LPI estabelece exceção em relação ao desuso da marca por razões legítimas, quer dizer, a caducidade não será conhecida se o titular justificar que deixou de utilizar a marca por razões legítimas. O texto legal acertadamente não estabelece quais são as razões legítimas, pois elas podem variar no tempo e espaço.
As Diretrizes de Análise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012 entendem que a comprovação do desuso da marca deve ser demonstrada com provas lícitas de ampla e livre produção pelo titular do registro de marca, consoante princípio da liberdade de produção da prova disciplinado no artigo 332 do Código de Processo Civil.
§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.
1. Inversão do ônus da prova. O requerimento de caducidade será publicado pelo INPI para que o titular do registro de marca se manifeste em 60 dias sobre a caducidade. Cabe ao titular o ônus da prova do uso ou desuso por razões legítimas. O requerente da caducidade deve simplesmente solicitá-la, não havendo qualquer necessidade de comprovar a ausência de uso. Correta a inversão do ônus da prova neste caso, pois é o titular que possui os meios efetivos para comprovar o uso ou o seu desuso por razões legítimas. Esta disposição remete ao art. 19 da TRIPS, sem, contudo, limitar o desuso justificado apenas nas hipóteses de força maior ou caso fortuito.
2. Uso efetivo. A LPI não define o que se considera como uso suficiente da marca de forma a elidir o procedimento de caducidade. No entanto, a jurisprudência administrativa tem sido no sentido de exigir uso efetivo e continuado da marca durante os 5 (cinco) anos. O uso não precisa ser comprovado por todos os 5 (cinco) anos, mas por tempo que seja compatível e suficiente para caracterizar o efetivo uso dentro do período. A questão é subjetiva e a análise de efetividade de uso fica a critério do INPI.