Artigo 173

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

        Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

1. Ação de nulidade de marca. O dispositivo legal trata da ação cabível para a obtenção da nulidade, portanto, desconstituição do registro de marca, concedido pela autarquia federal competente, o INPI. Como já se destacou acima, o Estado é o ente competente, conforme o ordenamento jurídico pátrio, para a concessão do registro marcário, após atendidos os requisitos legais permissivos e o decurso do devido procedimento administrativo. Cuida-se de decorrência do sistema atributivo de direitos.

2. Efeitos da nulidade. Ex tunc. Na mesma linha do quanto disposto nos artigos 165 e 167 desta Lei, a decisão, seja ela administrativa ou judicial, que decreta a nulidade do registro marcário opera efeitos ex tunc, ou seja, retroagem à data do depósito do pedido de registro.

3. Legitimidade ativa e passiva. O legislador conferiu legitimidade ativa ao INPI para a propositura das ações judiciais de nulidade de registro de marca, na qualidade de autarquia federal responsável competente para conceder o registro marcário, assim como a qualquer interessado que demonstre legítimo interesse, no que se incluem eventuais terceiros titulares de marcas anteriores com os quais a marca questionada pode representar uma colidência, na forma do artigo 124 desta Lei. De outro lado, no artigo 175 a seguir comentado, a lei determinou necessária a intervenção do INPI no feito nos casos em que ele mesmo não for o autor da ação.

Segundo a doutrina processual, a não participação do INPI na demanda importa ineficácia da decisão judicial ou nulidade absoluta, já que, neste caso, estar-se-ia diante de caso de litisconsórcio necessário-unitário,[1] ou seja, de consórcio de litigantes obrigatório, sob pena de ineficácia da decisão, e em relação aos quais a decisão deverá ser uniforme.

4. Antecipação dos efeitos da tutela in limine litis. No parágrafo único, de modo prestigiado, o legislador previu a possibilidade da concessão de tutela de urgência, liminarmente, para os fins de suspender os efeitos do registro e a exploração da marca, desde que preenchidos os requisitos hoje previstos no artigo 273 do Código de Processo Civil brasileiro,[2] a saber, o fumus boni iuris, traduzido como a verossimilhança do direito alegado; e o periculum in mora, compreendido como o receio fundado de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

4. Jurisprudência. Questão polêmica diz respeito à possibilidade de cumulação de pedido de nulidade de marca com pedido de reparação pelos danos decorrentes do registro e uso indevidos. A jurisprudência pátria tem sido no sentido de admitir a cumulação do pedido de nulidade com o mero pedido de abstenção de uso da marca anulanda, eis que a abstenção do uso consistiria numa decorrência lógica da desconstituição do registro fundada na violação de direitos de terceiros, porém eventual indenização tem sido relegada, pela jurisprudência, à ação própria, autônoma, perante a Justiça Estadual, a despeito das inúmeras críticas da doutrina e estudiosos do tema.[3]

A respeito do tema, confira:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECUTAL.  REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL E DE MARCA. ALEGADA CONTRAFAÇÃO. PROPOSITURA DE AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NULIDADE DO REGISTRO ALEGADO EM MATÉRIA DE DEFESA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL, COM REVOGAÇÃO DE LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO JULGAMENTO. NULIDADE DE PATENTE, MARCA OU DESENHO DEVE SER ALEGADA EM AÇÃO PRÓPRIA, PARA A QUAL É COMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca, patente ou desenho industrial perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Ao juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente, perante o INPI. Precedente.

2. A impossibilidade de reconhecimento incidental da nulidade do registro não implica prejuízo para o exercício do direito de defesa do réu de uma ação de abstenção. Nas hipóteses de registro irregular de marca, patente ou desenho, o terceiro interessado em produzir as mercadorias indevidamente registrada deve, primeiro, ajuizar uma ação de nulidade perante a Justiça Federal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Assim, todo o peso da demonstração do direito recairia sobre o suposto contrafator que, apenas depois de juridicamente respaldado, poderia iniciar a comercialização do produto.

3. Autorizar que o produto seja comercializado e que apenas depois, em matéria de defesa numa ação de abstenção, seja alegada a nulidade pelo suposto contrafeitor, implica inverter a ordem das coisas.  O peso de demonstrar os requisitos da medida liminar recairia sobre o titular da marca e cria-se, em favor do suposto contrafeitor, um poderoso fato consumado: eventualmente o prejuízo que ele experimentaria com a interrupção de um ato que sequer deveria ter se iniciado pode impedir a concessão da medida liminar em favor do titular do direito.

4. Recurso especial provido, com o restabelecimento da decisão proferida em primeiro grau. (REsp 1132449 – PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23.03.2012)

Ainda:

APELAÇÕES – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA – NULIDADE DE REGISTRO COM BASE EM COLIDÊNCIA – RECURSO DO INPI PUGNANDO PELO NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – RECURSO DA EMPRESA REQUERENDO O CONHECIMENTO DOS PEDIDOS DE ABSTENÇÃO DE USO; INDENIZAÇÃO E NULIDADE DO NOME DE DOMÍNIO – RECURSO DA AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DO INPI IMPROVIDOS. I – Sem razão o INPI quando alega que a concordância com o pedido o desobrigaria do pagamento dos ônus da sucumbência, especialmente tendo ele dado causa à ação, ao conceder os registros da ré, não obstante as impugnações apresentadas pela autora em âmbito administrativo. II – Com relação ao recurso da Autora, em que pese a 2ª Turma desta colenda Corte tenha pacificado o entendimento sobre a matéria – indenização por uso indevido de marca – no sentido de reconhecer a competência da Justiça Federal para conhecimento de tais pedidos, necessário se faz adequá-lo ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça que vem se pronunciando de forma diversa conforme se confere na ementa do julgamento do REsp 1.188.105, da Relatoria do douto Ministro Luis Felipe Salomão. III – Esclarece o Ministro, em seu voto, que embora se reconheça a competência da Justiça Federal para, em ação de nulidade de registro, conceder a antecipação dos efeitos da tutela, impondo ao titular do registro a abstenção de uso de signo, o mesmo não se pode dos pleitos de indenização por uso indevido, configurando-se em lides nitidamente distintas, sem possibilidade de conexão: a primeira envolvendo a nulidade do registro expedido pelo INPI, e a segunda, reparação de danos causados por sociedade empresária, sem condições de afetar os interesses institucionais do INPI, afastando, pois, a incidência do artigo 109, I, da Constituição Federal. . IV – Apelação da autora parcialmente provida. Remessa Necessária e Apelação do INPI improvidas. (TRF 2, APELREEX – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – 578522, Rel. Desembargador Federal Messod Azulay Neto, E-DJF2R 10.10.2013)

PROCESSO CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO RETIDO IMPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ – PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA “WAMPFLER” DA APELANTE. PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL DA APELADA. COLIDÊNCIA. MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – FALTA DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS. – Agravo retido improvido, pela desnecessidade da prova oral, na espécie. – Rejeição das preliminares do apelo, pela não configuração de nulidade da sentença, nem de impossibilidade jurídica do pedido nem de falta de interesse processual. – Diante da má-fé comprovada, aplica-se à hipótese o artigo 6 bis.3, da CUP, que convive, no atual ordenamento jurídico com o art. 174, da LPI. Prescrição inexistente. – Declaração de nulidade do registro nº 812.791.029, da marca “WAMPFLER” da ora apelante, idêntica à marca “WAMPFLER” de titularidade da 1ª apelada, esta comprovadamente registrada e comercializada em diversos países, gozando de notoriedade. Proteção ao nome comercial, garantida pela CUP. Marca anulada destinada a assinalar produtos do mesmo segmento mercadológico e mesma classe, capaz de causar confusão, dúvida ou erro de parte do consumidor, tratando-se de situação protegida pela Convenção de Paris, em seus artigos 6 bis e 8º e pelos artigos 65, itens 5 e 17, do CPI e pelos artigos 124, V, XV e XXIII e 126, da Lei nº 9.279/96. – Proteção da marca não limitada apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas à própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado. – Manutenção da imposição de indenização pelo descumprimento de decisão judicial, devidamente comprovado. – Redução dos honorários advocatícios para os limites usuais. – Sentença reformada na parte em que julga procedente o pedido de indenização por perdas e danos, pelo registro da marca “WAMPFLER” de nº 821.791.029, por se tratar de demanda entre particulares, fugindo à competência da Justiça Federal, limitada ao teor do inciso I, do artigo 109, da Constituição da República Federativa do Brasil. (TRF 2, Apelação Cível – 366844, 1ª Turma Especializada, Rel. Desembargadora Federal Márcia Helena Nunes, DJU 10.04.2008)