Artigo 174

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

1. Prazo prescricional para a nulidade judicial do registro de marca. O quinquênio aqui estabelecido pelo legislador para a declaração de nulidade do registro marcário tem como termo inicial a data da publicação do ato de concessão do registro, nos termos do artigo 163 desta Lei.

2. Imprescritibilidade. Jurisprudência. Estão excluídos do prazo previsto neste dispositivo legal os casos em que o registro tenha sido concedido de má-fé. Nestas hipóteses não se aplica o quinquênio prescricional aqui previsto, por aplicação do artigo 6 bis, inciso 3, da Convenção da União de Paris.[1]

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA “TASCO”. AÇÃO DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDOS DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZAÇÃO. MÁ-FÉ. IMPRESCRITIBILIDADE. NULIDADE DO REGISTRO. ABSTENÇÃO DE USO. INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. 1 A ação de nulidade prescreve, em regra, em cinco anos, contados da data de sua concessão, conforme a disposição inserta no artigo 174 da LPI. Entretanto, não corre prescrição para as ações de nulidade de registro de marca notoriamente conhecida obtido de má-fé (art. 6º Bis (3) da CUP). 2. Restou suficientemente demonstrada a má-fé na obtenção do registro em questão, tendo em vista as notas fiscais e documentos representativos de negociações trazidos aos autos pela autora, que comprovam as relações comerciais travadas entre as empresas litigantes, fato, inclusive, confessado pela ré em sua contestação. Ora, se a empresa-ré atuava como parceira comercial da apelada, comercializando seus produtos, não há como sustentar o desconhecimento da existência da marca internacional impeditiva. 3. A circunstância de atuarem ambas as empresas no mesmo segmento mercadológico, qual seja, o de fabricação de aparelhos e instrumentos de reprodução, fotográficos, cinematográficos, óticos e de ensino, implica forçosamente na possibilidade de erro, confusão ou associação equivocada por parte do público consumidor quanto à real origem dos produtos. 4. A possibilidade jurídica da ação de nulidade do registro de marca, proposta contra o INPI e o particular, reflete, em última análise, a garantia constitucional de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos administrativos praticados ao arrepio da lei, já que o objetivo final da ação é o reconhecimento da validade ou invalidade do ato administrativo, por força do requisito da legalidade. 5. Os pedidos de abstenção do uso da marca e de indenização a título de perdas e danos, são conseqüência lógica do pedido de nulidade do registro irregularmente deferido, razão pela qual devem ser apreciados pelo mesmo julgador, sob pena de decisões conflitantes e incompatíveis. 6.Apelação de BMA IND/ COM/ LTDA. e remessa necessária improvidas, recurso adesivo de TASCO WORLDWIDE INC. provido e apelação do INPI provida. (TRF2, AC – APELAÇÃO CÍVEL – 335531, Rel. Desembargadora Federal Liliane Roriz, DJU 14.09.2006)