Artigo 135

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Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.


1. Indivisibilidade da cessão. O artigo em comento inaugura a regra segundo a qual é impossível a convivência de sinais iguais ou semelhantes para assinalar produtos ou serviços de mesmo segmento mercadológico ou afim. Corroborando o disposto no art. 124, inciso XIX, desta Lei, a finalidade do presente artigo é impedir que titulares distintos atuem no mercado com marcas idênticas ou semelhantes, para designar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, afastando, assim, eventual confusão e/ou associação indevida no mercado, bem como possível desvio de clientela.

Havendo cisão da cessão, os registros e pedidos de registros que não tenham sido cedidos serão, respectivamente, cancelados e arquivados.

2. Exceção à regra do art. 135. Não obstante a regra prevista nesse dispositivo legal, há exceção prevista no Parecer Normativo nº INPI PROC DIRAD nº 012 de 2008 para as hipóteses de empresas distintas que pertençam, porém, ao mesmo grupo econômico. Não se trata, assim, de uma verdadeira exceção, mas sim de uma adequação da regra a cenários específicos, em que mesmo com a cessão, os ativos continuarão concentrados com um único titular, afastando, desse modo, a possibilidade de confusão e/ou associação indevida no mercado, bem como qualquer desvio de clientela.

3. A polêmica dos acordos de coexistência. Questão que desperta maiores debates nesse particular diz respeito à possibilidade de cessão quando os titulares dos signos em discussão assinam um acordo de convivência, tolerando a coexistência pacífica de suas marcas idênticas ou similares, para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. A propósito do assunto, o INPI, em suas últimas Diretrizes de Análise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, disciplinou que os acordos de convivência serão apreciados como subsídios ao exame do pedido de anotação de cessão de marca, a fim de se afastar a previsão de cancelamento ou arquivamento, ambas situações aqui previstas pelo legislador.

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Nathalia Mazzonetto
Nathalia Mazzonetto é sócia de Müller Mazzonetto Advogados (www.mommalaw.com). Nathalia atua em questões variadas de propriedade intelectual e tem experiência em disputas empresariais e contratuais. Já atuou como mediadora em conflitos de natureza societária, contratual e de propriedade intelectual. Como advogada participou de negociações empresariais e atuou em processos judiciais e procedimentos arbitrais. Em sua carreira profissional trabalhou em escritórios de grande, médio e pequeno porte, nas áreas consultivo-contratual e adversarial. Já foi nomeada árbitra em arbitragens domésticas e internacionais em procedimentos envolvendo temas de propriedade intelectual, dentre eles discussão de concorrência e direito marcário. Atua como consultora de árbitros técnicos. Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP - 2004), fez Especialização em Direito Processual Civil e Arbitragem na Università degli Studi di Milano (Milão – Itália - 2005) e em Direito da Propriedade Intelectual na Università Commerciale Luigi Bocconi (Milão – Itália - 2005) e na Faculdade de Direito da GV (GVLaw/SP - 2006). É Mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo (USP) - 2012, dissertação em Arbitragem (“Partes e Terceiros na Arbitragem”), com o fomento e apoio da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP – 2009). Doutoranda junto à Universidade de São Paulo (USP), sendo seu objeto de pesquisa a ‘arbitrabilidade de conflitos de Propriedade Industrial – a questão da nulidade de direitos’. Professora e palestrante convidada de cursos/eventos de Propriedade Intelectual e Mediação/Arbitragem de instituições como CPR, USP, ABPI, FGV Direito, etc. Atuou como professora de Prática Jurídica, Teoria Geral do Processo e Mediação e Arbitragem do American College of Brazilian Studies (AMBRA College). Atuou como pesquisadora da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (DIREITO GV) em Projeto de Pesquisa promovido pela Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça (Projeto Pensando o Direito tendo por objeto “O Desenho de Sistemas de Resolução Alternativa de Disputas para Conflitos de Interesse Público” – 2010). Membro do corpo de neutrals e mediadores de diversos importantes centros, tais como do CPR - The International Institute for Conflict Prevention & Resolution, do Centro de Resolução de Disputas em Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (Câm. de Nomes de Domínio – CASD-ND e Câm. de Mediação - CMed-ABPI), da International Trademark Association (INTA), Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), etc. Nathalia integrou a Comissão de Especialistas responsáveis pela redação dos regulamentos e demais normativas de Mediação e Arbitragem da ABPI. Foi listada e reconhecida como profissional nos seguintes guias de prática jurídica: IAM 1000 Patent, dentre outros.

Coautores:

Elisson Garé

Fernanda Pignatari Xavier Venditti

Guilherme Toshihiro Takeishi

Karina Haidar Müller

Katia Jane Ferreira Evangelista

Lana Muniz

Marcos Chucralla Moherdaui Blasi

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