Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.
1. Princípios da especialidade e da territorialidade. São princípios aplicáveis às marcas o princípio da especialidade e da territorialidade. O primeiro disciplina que a proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa. Em outras palavras, o princípio da especialidade limita o espectro da proteção marcária a determinadas atividades. Já o princípio da territorialidade, que vem previsto no art. 129 desta lei, busca disciplinar o espectro espacial da proteção marcária, tendo o legislador estabelecido que o registro assegura o uso exclusivo da marca pelo seu titular em todo o território nacional.
Estes dois princípios são de fundamental importância para a compreensão dos conceitos que preveem os arts. 125 e 126 desta lei.
2. Marca de alto renome. Trata-se da marca registrada no Brasil à qual o legislador conferiu proteção especial e mais abrangente, excepcionando o chamado princípio da especialidade, daí porque é o signo que terá proteção independentemente do ramo de atividade do titular do registro.
3. Resolução nº 107 de 2013 do INPI. Esta normativa estabelece a forma de aplicação do disposto no art. 125 da Lei nº 9.279 de 1996. De acordo com essa recente diretriz do INPI, é considerada como de alto renome a marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença (art. 1º).
A proteção especial aqui conferida pelo legislador buscou coibir a tentativa de terceiros de registrar sinal que a imite ou reproduza, ainda que ausente a afinidade entre os produtos ou serviços aos quais as marcas se destinam, evitando, com isso, a diluição de sua capacidade distintiva ou seu aproveitamento parasitário.
Com o advento dessa normativa de 2013, o reconhecimento de alto renome passa a ser desvinculado de qualquer requerimento em sede de defesa (oposição ou nulidade administrativa) e perante o próprio INPI. Tal requerimento deverá se referir a um único signo marcário e poderá ser apresentado ao INPI a qualquer tempo de vigência do respectivo registro.
Para que seja reconhecido o alto renome, três exigências devem estar atendidas, vejamos: I. reconhecimento da marca por ampla parcela do público em geral; II. qualidade, reputação e prestígio que o público associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados; e III. grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão. Daí a importância de instruir o pedido com todas as provas cabíveis à comprovação do alto renome da marca no Brasil.
Caso seja reconhecido pelo INPI, a anotação do alto renome valerá por 10 anos e não mais por cinco anos. Para aqueles que ainda aguardam o exame de pedidos de reconhecimento do alto renome, haverá regras para adaptação ao novo modelo.
4. Marcas reconhecidas como de alto renome. De acordo com a Lei Geral da Copa (Lei nº 12.663/2012) anotará como marcas de alto renome signos que consistam nos seguintes Símbolos Oficiais de titularidade da FIFA, além destes, hoje, são reconhecidos como de alto renome os signos constantes da lista anexa.
5. Jurisprudência. STJ, REsp nº 1.162.281 RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Marca Absolut, j. 19.02.2013. Ementa a seguir:
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. ALTO RENOME. DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES.
1. Embora preveja os efeitos decorrentes do respectivo registro, o art. 125 da LPI não estabeleceu os requisitos necessários à caracterização do alto renome de uma marca, sujeitando o dispositivo legal à regulamentação do INPI. 2. A sistemática imposta pelo INPI por intermédio da Resolução nº 121/05 somente admite que o interessado obtenha o reconhecimento do alto renome de uma marca pela via incidental. 3. O titular de uma marca detém legítimo interesse em obter, por via direta, uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome. Cuida-se de um direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteção integral da marca. 4. A lacuna existente na Resolução nº 121/05 – que prevê a declaração do alto renome apenas pela via incidental – configura omissão do INPI na regulamentação do art. 125 da LPI, situação que justifica a intervenção do Poder Judiciário. 5. Ainda que haja inércia da Administração Pública, o Poder Judiciário não pode suprir essa omissão e decidir o mérito do processo administrativo, mas apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo razoável. Dessa forma, até que haja a manifestação do INPI pela via direta, a única ilegalidade praticada será a inércia da Administração Pública, sendo incabível, nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato omissivo. 6. Por outro lado, os atos do INPI relacionados com o registro do alto renome de uma marca, por derivarem do exercício de uma discricionariedade técnica e vinculada, encontram-se sujeitos a controle pelo Poder Judiciário, sem que isso implique violação do princípio da separação dos poderes. 7. Recurso especial a que se nega provimento.