Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.
§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.
§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.
1. Exceção ao princípio da territorialidade. Conforme enunciado no art. 129 e esclarecido no comentário ao art. 125 acima, a proteção marcária é conferida nos limites do território nacional em que postulada e concedida. O legislador brasileiro, porém, na linha da previsão do art. 6º bis (I), da CUP, que assim prevê: Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta, passou a excepcionar o princípio da territorialidade nos casos em que, ainda que ausente o depósito ou registro no Brasil, as marcas, por sua notoriedade, não poderiam deixar de ser conhecidas daqueles que atuam no mesmo segmento de atividades, assegurando-lhes, assim, especial proteção.
2. Aferição da notoriedade. Como dito, o dispositivo em questão está em sintonia com a regra contida no art. 6º da CUP, que não estabelece o que se entende por notoriedade. Diante da ausência de critérios para a apreciação, as Diretrizes de Análise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, item 1.4.1. dispõem que o INPI, na qualidade de autoridade competente para apreciar matéria dessa natureza, considera a questão observando se a marca possui certo conhecimento no Brasil, no segmento de mercado idêntico ou similar.
3. Parágrafos e outras particularidades do dispositivo em questão. O legislador conferiu proteção especial às marcas notoriamente conhecidas que identificam produtos e serviços. Vale dizer que a aplicação desta norma se dar de ofício ou a requerimento do interessado. Muito embora o legislador dispensou aqui a existência de pedido ou registro, há que se harmonizar o disposto neste artigo com a previsão do art. 158, § 2º, desta lei. Em outras palavras, somente se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada neste artigo de lei se restar comprovada, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.
4. Jurisprudência. TRF 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Apelação Cível nº 54719, Rel. Des. André Fontes, j. 23.08.2005, DJ 02.08.2007, ementa a seguir reproduzida:
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL PROTEÇÃO ESPECIAL À MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA EM SEU RAMO DE ATIVIDADE NOS TERMOS DO ART. 6º BIS DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS.
I – A qualidade de marca notoriamente conhecida no respectivo ramo de atividade é de cariz mercadológico e, portanto, é matéria de fato que por ser objeto de controvérsia, dependerá de prova do reconhecimento de sua fama pela classe consumidora.
II – O juiz não pode substituir o povo na outorga da fama de uma marca, e dizer por conhecimento próprio e pessoal que uma marca é ou não famosa, seja porque é a própria discussão integrante do thema decidendum submetido ao Judiciário mediante o devido processo legal a exigir fundamentação que não seja a vetusta “verdade sabida”, seja porque a fama não é fato notório.
III – Se o autor não comprova sua afirmação de que é titular marca notória (PORTHAULT), não há que se dispensar o privilégio unionista do art. 6º bis que, inclusive, independe de registro em território nacional, motivo pelo qual é descabida a postulação de se invalidar registro de terceiro sob esse fundamento.
IV – Recurso provido para julgar improcedente o pedido.