Artigo 124

Art. 124. Não são registráveis como marca:

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1. Irregistrabilidade como marca. O artigo em questão inaugura, em oposição à previsão do art. 122, que trata dos signos registráveis, as vedações legais ao registro de sinais como marcas.

Em assim sendo, a presença de qualquer dos elementos dispostos abaixo caracteriza a irregistrabilidade da marca em absoluto. Como se observa, o rol de impedimentos é extenso, conduzindo à previsão de vinte e três incisos. Porém, de um modo geral, os doutrinadores tendem a classificar as causas impeditivas do registro, de um modo geral, naquelas fundadas (a) na formação do sinal; (b) na sua licitude; (c) na presença de distintividade; e (d) na disponibilidade do signo.

        I – brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

1. Irregistrabilidade de sinais oficiais ou públicos nacionais ou internacionais. O fundamento da recusa de registrabilidade aqui é a licitude ou liceidade. Para exemplos, confira: Diretrizes de Análise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, item 3.2.1. Aqui a proibição é absoluta e aplicável a quem quer que apresente o pedido, inclusive ao próprio Estado nacional.

Esta proteção está em sintonia com a previsão do art. 6 ter da CUP (Convenção da União de Paris), não sendo, contudo, vedado o uso. Ressalta-se, contudo, o crime previsto no art. 191, a seguir analisado.

A título de ilustração, confira marca tida como irregistrável, de acordo com este inciso, pelo INPI (Revista da Propriedade Industrial – RPI nº 2258, de 15.04.2014):

830926224

Indeferimento do pedido. Titular: 4 MILHAS PRODUÇÕES LTDA [BR/SP] NCL(9): 41 Especificação: PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO, TELEVISÃO, INTERNET. Detalhes do despacho: A marca reproduz Congresso Nacional, Catedral de Brasilia, Farol da Barra na Bahia, Cristo Redentor do RJ, ente outros, irregistrável de acordo com o inciso I do Art. 124.

903490390

Indeferimento do pedido. Titular: CASA RIO BAR E RESTAURANTE LTDA – EPP [BR/SP] Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S LTDA NCL(9): 43 Especificação: ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS DE MESA E ARTIGOS DE VIDRO;LANCHONETES;AUTO-SERVIÇO (RESTAURANTES DE -);BAR (SERVIÇOS DE -);BUFÊ (SERVIÇO DE -);CAFÉS [BARES];RESTAURANTES Detalhes do despacho: A marca reproduz Monumento dos Arcos da Lapa, caracteristicamente associado à cidade do Rio de Janeiro , irregistrável de acordo com o inciso I do Art. 124.

 

   II – letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

1. Ícones (in)suscetíveis de registro. Nesse inciso, a contrario sensu, o legislador autoriza o registro marcário da combinação de letras, algarismos e datas. O que se veda aqui, portanto, é a apropriação a quem quer que seja de sinais de linguagem de modo isolado registrável. Nesse mesmo sentido é o posicionamento do INPI que, ainda, vai além e dispõe ser passível de registro os algarismos e letras, quando escritos por extenso.

Para ilustrar situação que denota a admissibilidade do registro de letras quando revestidos de distintitividade, invocamos a famosa marca francesa Louis Vuitton, cujas iniciais são objeto de registro marcário, conforme abaixo indicadas, dado o caráter distintivo que assinala os ícones:

Exemplo de iniciais de registro marcário

     III – expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

1. Signos contrários a moral e bons costumes. Aqui também o objetivo do legislador foi resguardar a licitude do signo, afasta-se, portanto, a registrabilidade, resguardando a moral, os bons costumes, etc. Flagrante é a subjetividade deste artigo, na medida em que não disciplina expressamente o que é entendido por imoral. Daí que a análise será feita de modo casuístico, variando, ainda, no tempo. Para ilustrar, confira-se a situação do termo “tesão”, cujo registro foi, mais de uma vez, recusado pelo INPI, invocada a regra do inciso em comento.^[1]

        IV – designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

1. Irregistrabilidade de nome ou sigla de ente público. O legislador buscou aqui resguardar designação ou sigla que identifique qualquer ente/órgão público, compreendido em sua acepção mais extensa, quando tais termos vierem a ser objeto de pedido de registro que não o próprio e legítimo ente.

As Diretrizes de Análise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, em seu item 3.4.5. dispõem que são igualmente protegidas as entidades autônomas regulamentadoras/fiscalizadoras de classe, uma vez que, além de exercerem funções de interesse público (desempenhando papel absoluto dentro de seus respectivos segmentos), possuem natureza jurídica correspondente à das autarquias. Exs.: OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), CRM (Conselho Regional de Medicina), e congêneres. Tais entidades, assim, não podem ter suas designações ou siglas registradas, para qualquer produto ou serviço, senão quando requerido o registro por elas mesmas.

        V – reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

1. Proteção ao nome empresarial. Conforme leciona Gabriel F. Leonardos (A Proteção ao Nome Empresarial, in Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa, coord. Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur, São Paulo: Saraiva, 2007 (Série GVLaw), p. 135), nome empresarial é o nome adotado para o exercício de atividade empresarial. O nome empresarial pode ser uma firma ou uma denominação (…).

Conforme destaca o autor antes referido, nada impede que determinado sinal distintivo goze de proteção simultaneamente sob o regime legal das marcas e aquele dos nomes empresariais. Há, contudo, que se observar os requisitos de proteção próprios a cada sistema.

O nome empresarial foi tutelado pela CUP, no seu art. 8º; pelo Código Civil brasileiro, notadamente nos arts. 1.157 a 1.162, 1.166 e 1.167, estes dois últimos, bastante criticados pela doutrina especializada em propriedade intelectual, na medida em que restringe a proteção, exigindo registro e delimitando espectro territorial, importando, assim, em contrariedade e violação ao compromisso internacional assumido pelo Brasil no art. 8º da CUP, antes citado; e, ainda, no art. 195, V, desta lei.

2. Vedação à reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros. O legislador aqui, com a preocupação de resguardar outros signos, dentre eles, especialmente, o nome empresarial e elementos que o compõem, vedou o registro de sinais que constituam sua reprodução ou imitação por terceiros que não seu legítimo titular ou desautorizados a explorá-los.

3. Suscetibilidade de confusão ou associação. Não bastasse o resguardo aos termos em si, afastando qualquer imitação ou reprodução, o legislador exigiu, ainda, que tais signos fossem hábeis a causar confusão ou associação indevida, observando, assim, o princípio da veracidade, que deve nortear o registro de um signo como marca. A respeito do tema, as pontuais considerações de Lélio Denícoli Schmidt (Sinais distintivos: natureza, funções e espécies, in Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa, coord. Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur, São Paulo: Saraiva, 2007 (Série GVLaw), pp. 69-71: Sinais distintivos são veículos que carregam imagens e informações fixadas pelo consumidor acerca de determinado produto ou serviço. Para tanto, impõe-se que a mensagem que a marca transmite não suscite equívocos, ne se preste a servir de instrumento de engodo e de publicidade enganosa.

(…) O princípio da veracidade expressa a necessidade que os signos distintivos têm que efetivamente estar em sintonia com a mensagem que carreguem ou suscitem, sem dar margens a equívocos. O princípio da veracidade vem expressamente previsto no art. 34 da Lei de Registro de Empresas Mercantis (Lei n. 8.934/94), segundo o qual “o nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade”.

4. Jurisprudência. STF, 1ª Turma, Ag.Reg. no Agravo de Instrumento nº 739.381RJ, j. 23.04.2013. Confira ementa a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOMES EMPRESARIAIS. VERIFICAÇÃO DE COLIDÊNCIA. ART. 124, INCISO XXIII, LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 1. O prequestionamento é requisito indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 – AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 3. Os postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, acaso violados in casu, resultaria em violação indireta ou reflexa à Constituição Federal. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 . 4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. NOME EMPRESARIAL. MARCAS LIDEL E LIDL. COLIDÊNCIA. ART. 124, INCISO XXIII, LPI. 1. De acordo com o art. 124, V, da LPI, não é admitido em nosso sistema marcário o registro de elementos definidores de nome de empresa ou título de estabelecimento quando pertencentes a terceiros e na medida em que o emprego possa gerar situações de confusão ou associação. 2. Considerando que a empresa estrangeira LIDL STIFTUNG & CO. KG., ora apelada, foi constituída no ano de 1973, enquanto que os atos constitutivos da apelante – LIDEL LOJA DE ALIMENTOS LTDA – datam de 1998, é possível concluir que milita em favor daquela o privilégio da anterioridade sob o aspecto do nome comercial. 3. O fato que provoca a incidência da proibição inserta no art. 124, XXIII, da LPI é a conduta maliciosa do pretendente ao registro, por ser pessoa do ramo de negócio e ter acesso ao que se passa no mercado, o que efetivamente não ocorreu na hipótese trazida aos autos. 4. Sendo a empresa-ré mais antiga que a empresa-autora, e atuando ambas no mesmo segmento mercadológico – supermercados/comércio de mercadorias – evidencia-se o prévio conhecimento da autora reconvinda sobre a existência e atividades da ré-reconvinte, podendo invocar a primeira o inciso XXIII do art. 124 da LPI como protetor de seus sinais. 5. Apelação e remessa improvidas.” 7. Agravo regimental desprovido.

        VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

1. Irregistrabilidade de signos que guardam relação com o produto/serviço a que se destinam. O legislador buscou aqui resguardar a distintividade do signo. Com efeito, signos que guardam relação direta e imediata com o produto/serviço a que se destinam não são suscetíveis de registro como marca – não compreendendo neste rol as marcas fantasiosas, evocativas e sugestivas, as quais, a princípio, são passíveis de registro já que revestidas de distintividade – exceto quando possuírem distintividade. Conforme leciona Gama Cerqueira (Tratado da Propriedade Industrial – Vol. 2, Editora RT, 2ª edição – 1982, p. 864), “Como vimos, são inapropriáveis a título exclusivo as marcas que se relacionem com os produtos, mercadorias ou serviços, a que se destinam assinalar, salvo quando revestirem de suficiente forma distintiva. A lei considera inapropriáveis aqueles elementos, em si, a fim de evitar que, por meio do registro, um comerciante ou industrial possa monopolizar o emprego de elementos de uso comum e necessário, com prejuízo dos seus concorrentes que ficariam impedidos de empregá-los.”

2. Caráter genérico. É genérico o sinal que abrange todo o gênero. Nas Diretrizes de Análise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, item 3.3.1., “i”, define-se caráter genérico como “o termo, expressão nominativa ou sua representação gráfica que (sem ser de caráter necessário em relação ao produto ou serviço, ou indicativo de natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação de serviço) designa a categoria, a espécie ou o gênero ao qual pertence um determinado produto ou serviço, não podendo individualizá-lo, sob pena de atentar contra o direito dos concorrentes”. Como exemplos, tem-se: veículo (irregistrável para assinalar motos, carros e bicicletas) e alimento (irregistrável para assinalar produtos alimentícios ou serviços de alimentação).

3. Caráter necessário. É necessário o sinal essencial, indispensável, inevitável. Nas Diretrizes de Análise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, item 3.3.1., “ii”, define-se caráter necessário como “o termo ou expressão nominativa ou o elemento figurativo indispensável para designar ou representar o produto ou o serviço, ou ainda, seus insumos”. Como exemplos, tem-se: azeite (irregistrável para assinalar azeites) e fast food (irregistrável para assinalar serviços de alimentação).

4. Caráter comum. É comum o sinal geral, universal, normal, habitual. Nas Diretrizes de Análise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, item 3.3.1., “iii”, define-se caráter comum como “o termo ou expressão nominativa ou o elemento figurativo que, embora não corresponda ao nome ou à representação pelo qual o produto ou o serviço foram originariamente identificados, tenha sido consagrado, pelo uso corrente , para essa finalidade, integrando, assim, a linguagem comercial”. Como exemplos, tem-se: carro (irregistrável para assinalar veículo) e pina colada (irregistrável para assinalar bebidas).

4. Caráter vulgar. É vulgar o sinal comum, trivial, ordinário, baixo. Nas Diretrizes de Análise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, item 3.3.1., “iv”, define-se como sinal de caráter vulgar “gírias, denominações populares ou familiares que também identificam um produto ou serviço”. Como exemplos, tem-se: branquinha (irregistrável para assinalar aguardente de cana de açúcar) e rango (irregistrável para assinalar alimentos ou serviços de alimentação).

4. Caráter descritivo. É descritivo o sinal que serve para descrever. Nas Diretrizes de Análise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, item 3.3.1., “v”, define-se caráter descritivo como “o termo ou expressão nominativa que se não preste a distinguir produto ou serviço, mas que vise a indicar seu destino, sua aplicação ou a descrevê-lo em su própria constituição”. Como exemplos, tem-se: marcahora (irregistrável para assinalar relógio de ponto) e lavaroupa (irregistrável para assinalar lavadora de roupa).

5. Sinal comumente empregado para designar uma característica do produto ou serviço. As Diretrizes de Análise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, item 3.3.1., (b), trazem a seguinte definição  “aquele cujo uso reiterado resultou em sua consagração na linguagem comercial corrente para denominar uma característica do produto ou serviço”. Como exemplos, tem-se: quilo (irregistrável para assinalar cereais, entretanto, registrável para assinalar sapato) e saboroso (irregistrável para assinalar pães, entretanto, registrável para assinalar parafusos).

        VII – sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

1. Irregistrabilidade de signo usado como meio de propaganda. A proibição contida neste inciso frisa a impossibilidade de registro de sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda, isto é, dá margem a possibilidade de registro de sinal ou expressão que, ainda que seja usada como meio de propaganda, atinja a função de marca. Em contrapartida, ainda que a Lei não preveja a possibilidade de registro de meio de propaganda, este tipo de signo goza de proteção contra os atos de concorrência desleal, conforme estabelecido no art. art. 195, IV, desta lei, resguardada, ainda, a possibilidade de proteção ao autor do sinal ou expressão de propaganda, consoante a Lei 9.610/98^[2], desde que preenchidos os requisitos estabelecidos na Lei de Direitos Autorais.

        VIII – cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

1. Ícones (in)suscetíveis de registro. A proibição contida neste inciso é similar àquela disposta no inciso II, deste mesmo artigo. Igualmente, o legislador autoriza o registro marcário de cores isoladas ou combinadas, desde que revestidas de distintividade, contudo, no caso das cores, suas denominações escritas, a princípio, não podem ser registradas.

        IX – indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

1. Indicação geográfica. O Título IV desta Lei (arts. 176 a 182) aborda a proteção conferida às indicações geográficas. Com efeito, são insuscetíveis de registro como marca as indicações geográficas lá definidas, bem como suas eventuais imitações.

        X – sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

1. Irregistrabilidade de signo que induza o consumidor em falsa indicação quanto ao produto ou serviço. Esta hipótese não se confunde com as falsas indicações geográficas, pois aqui o legislador buscou evitar que o consumidor seja induzido em erro ao observar/adquirir um determinado produto ou serviço pensando provir de uma determinada origem e procedência. Também resta afastada por este inciso, o registro como marca de signo que contenha falsa indicação quanto à natureza do produto ou serviço.

        XI – reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

1. Registrabilidade de signo de cunho oficial. O fundamento da recusa de registrabilidade deste inciso é a licitude. Embora guarde similaridade com a vedação instituída no inciso I deste artigo, a proibição aqui não é absoluta e aplicável a quem quer que apresente o pedido. As Diretrizes de Análise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, item 3.2.1. ensinam que para a correta aplicação deste inciso é imprescindível averiguar se o cunho oficial reproduzido ou imitado guarda relação com os produtos/serviços assinalados pela marca em questão. Em caso positivo, aplica-se a vedação deste inciso. Em caso negativo, a marca é passível de registro.

        XII – reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

1. (Ir)registrabilidade de marca coletiva ou de certificação. O fundamento da recusa de registrabilidade aqui é quanto à condição de disponibilidade do sinal. A correlação com o artigo 154 é de fundamental importância para trazer o limite temporal durante o qual não é permitido solicitar o pedido de registro de sinal que reproduza ou imite marca que tenha sido registrada no passado como marca coletiva ou de certificação. Conforme disciplina este artigo, o prazo é de 5 anos.

        XIII – nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

1. Proteção ao nome de evento oficial ou oficialmente reconhecido. A menos que o titular possua autorização, há vedação absoluta para que requeira proteção como marca de reprodução ou imitação de nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido.

        XIV – reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

1. Proteção a título, apólice, moeda e cédula. o nome de evento oficial ou oficialmente reconhecido. Esta proteção é similar àquela contida no inciso XI, ou seja, a proibição aqui não é absoluta e aplicável a quem quer que apresente o pedido. As Diretrizes de Análise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, item 3.2.1. ensinam que a aplicação deve ser abalizada, inicialmente, quanto aos títulos, apólices, moedas e cédulas correntes ou não. Signos que reproduzam ou imitem título, apólice, moeda e cédula não correntes são registráveis sem ressalvas, ao passo que para os correntes a registrabilidade é cabível apenas quando não guardam relação direta e imediata com o produto/serviço que visam distinguir. A proibição absoluta recai apenas sobre a representação figurativa de títulos, apólices, moedas e cédulas correntes, independente do produto/serviço que assinalam.

        XV – nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

1. Irregistrabilidade de signos que interfiram no direito da personalidade de terceiro. O fundamento da recusa de registrabilidade aqui é quanto à condição de disponibilidade do sinal.  A menos que o requerente possua autorização do detentor do direito, há vedação absoluta para solicitar a proteção como marca de nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros.

2. Conflito entre proteção marcária e direito da personalidade. Homônimos. Com capítulo próprio no Código Civil, artigos 11 ao 21 (Lei No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002) e também regulado em nossa Constituição Federal em seu artigo 5º, os direitos da personalidade são irrenunciáveis, intransmissíveis e garantidos ao seu titular. Não obstante, quando pertencentes a homônimos, esses direitos se conflitam no cenário marcário, já que passíveis de confusão e ou associação indevida pelos consumidores quando atuantes em segmento de mercado idênticos, similares ou afins. Neste ponto, as Diretrizes de Análise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, item 3.4.9. esclarecem que a proteção será conferida àquele que primeiro requerer o registro como marca de seu nome, sendo que aquele que solicitar posteriormente, aplicar-se-á a irregistrabilidade com fundamento neste mesmo artigo 124, inciso XIX.

        XVI – pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

1. Irregistrabilidade de signos que interfiram no direito da personalidade de terceiro. O fundamento da recusa de registrabilidade aqui é quanto à condição de disponibilidade do sinal.  A menos que o requerente possua autorização do detentor do direito, há vedação absoluta para solicitar a proteção como marca de pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo de terceiros.

        XVII – obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

1. Proteção aos direitos autorais decorrentes de obras. Aqui também o objetivo do legislador foi resguardar a disponibilidade do signo, afastando-se, portanto, a registrabilidade de sinal que se confunda ou cause associação com obra ou títulos protegidos pelo direito autoral.

        XVIII – termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

1. Irregistrabilidade de termos técnicos que guardam relação com o produto/serviço a que se destinam. O legislador buscou aqui resguardar a distintividade do signo. Esta proteção é análoga àquela disposta no inciso VI deste mesmo artigo 124, já que a proibição ocorre apenas quando o signo guarda relação direta e imediata com o produto/serviço a que se destina.

        XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

1. Vedação à reprodução ou imitação de marcas anteriores. O fundamento da recusa de registrabilidade aqui é quanto à condição de disponibilidade do sinal, não sendo, portanto, passível de registro signo que colida com marcas anteriores.

2. Reprodução de marca. Conforme leciona João da Gama Cerqueira (Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, Rio de Janeiro: Revista Forense, 1956, p. 57), a reprodução da marca é cópia servil, idêntica, sem disfarces. Reproduzir é copiar. Se a marca levada a registro é igual a outra anteriormente registrada e em vigor, o registro não poderá ser concedido. Esse é o sentido da lei.

3. Imitação de marca. Conforme leciona João da Gama Cerqueira (Tratado da Propriedade Industrial, volume II, tomo II, parte III, p. 63), distingue-se da reprodução a imitação, porque, neste caso, não há cópia servil da marca registrada, mas apenas semelhança capaz de criar confusão prejudicial ao titular da marca anterior e aos próprios consumidores. A identidade caracteriza a reprodução; a semelhança caracteriza a imitação. (…) O delito de reprodução, entretanto, raramente se verifica na prática, sendo muito mais comum o de imitação. O contrafator sempre procura artifícios que encubram ou disfarcem o ato delituoso. Não copia servilmente a marca alheia, empregando marca semelhante, que com ela se confunda, a fim de iludir o consumidor.”

3. Suscetibilidade de confusão ou associação. A aplicação deste inciso é condicionada a suscetibilidade de confusão ou associação entre as marcas por assinalarem produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, observando, assim, o princípio da especialidade, que é um dos princípios que norteiam o direito de marcas. A respeito do tema, as pontuais considerações de Denis Borges Barbosa (Uma Introdução à Propriedade Intelectual, v. I, Lumen Juris Ltda., Rio de Janeiro, 1997, p. 217): Vale lembrar que um dos princípios do sistema marcário é o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ela designa. Assim se radica a marca registrada na concorrência: é nos seus limites que a propriedade se constrói. Luiz Guilherme de A. V. Loureiro (A Lei de propriedade industrial comentada. São Paulo. LEJUS. 1999. p. 231.) também esclarece que: para constituir uma anterioridade de maneira a impedir que um sinal seja registrado como marca, é necessário que a anterioridade exista no mesmo setor comercial daquele produto ou serviço para o qual se pretende registrar a marca. Portanto, se o sinal é utilizado em outro produto ou serviço de um ramo comercial diferente, não constitui anterioridade para o fim de impedir o registro da nova marca.

4. Jurisprudência. STJ, Quarta Turma, REsp 1104349 RJ, Recurso Especial 20080250951-4 nº 739.381RJ, j. 24092013. Confira ementa a seguir:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DISCUSSÃO QUANTO À SEMELHANÇA DE MARCAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 65,ITEM 17, DA LEI 5.772/71 E AO ART. 124, XIX, DA LEI 9.279/96. MARCAS DISTINGUÍVEIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS ARESTOS COMPARADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 65, item 17, da Lei 5.772/71 e o art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, ao proibirem a reprodução e imitação de marcas, evitam que o consumidor venha a ser confundido e visam impedir a concorrência desleal, pois, sem essas regras, marcas novas poderiam tentar entrar no mercado consumidor valendo-se da boa fama e aceitação que uma outra marca mais antiga porventura possuísse. 2. No caso em liça, não se verifica violação a tais normas, pois a marca “CAT com figura de pirâmide”, da ora recorrida, não é reprodução ou imitação da marca “MR. CAT com figura de pato”, de propriedade da ora recorrente. Com efeito, são marcas perfeitamente distinguíveis, que não geram confusão nem associação entre si. Ademais, o núcleo da marca da ora recorrente, o vocábulo “MR. CAT”, é locução comum, de origem da língua inglesa, não se tratando, portanto, de um vocábulo originalmente criado pela recorrente, com uma singularidade própria. Deve-se considerar, também, que a marca que a recorrida pretende registrar é extraída das três primeiras letras de sua famosa marca “CATERPILLAR”, consolidada e de expressiva notoriedade em diversos seguimentos de máquinas pesadas, no mundo todo. 3. Dissídio jurisprudencial não demonstrado, em face da inexistência de similitude fático-jurídica entre os julgados em comparação. 4. Recurso especial a que se nega provimento.

TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação 0022976-79.2009.8.26.0068, Rel. Francisco Loureiro, j. 07112013:

AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Ré que, indevidamente, utilizou a marca “Limpinox”, idêntica à marca titularizada pela autora. Prática de concorrência desleal da requerida que, por meio da reprodução da marca da demandante, promove desvio de clientela, já que ambas as partes comercializam produtos de limpeza, ainda que para diferentes nichos de mercado. Concorrência parasitária configurada pela exploração indevida do prestígio alheio na promoção dos próprios produtos. Vedação ao enriquecimento sem causa também torna ilícita a conduta da requerida. Inviabilidade, contudo, de fixação de indenização por danos morais em favor da autora, diante da ausência de comprovação dos prejuízos sofridos Recurso parcialmente provido.

TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Ag. de Instrumento 2070413-53.2013.8.26.0000, Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 14042014:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER Antecipação da tutela Marca STAROUP – Comprovação de que as rés-agravadas estão produzindo e comercializando produtos com marca que imita aquela de propriedade da autora Fatos, aliás, já discutidos e demonstrados em outros dois agravos de instrumento tirados pelas agravadas em sede de cautelar de busca e apreensão Necessidade de preservação da marca da autora, inclusive para futura negociação e o produto da venda revertido aos credores da falida Recurso provido.

        XX – dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

1. Dualidade de marcas de um mesmo titular. O fundamento da recusa de registrabilidade aqui é quanto à condição de disponibilidade do sinal, não sendo, portanto, passível de registro marca idêntica de um mesmo titular para assinalar o mesmo produto ou serviço. As Diretrizes de Análise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, item 3.4.3. explicam que: “esta regra legal visa impedir que, por meio de sucessivos depósitos de marcas idênticas para o mesmo produto ou serviço, o titular fraude o instituto da caducidade, pois que o redepósito do registro manteria indisponível a marca, apesar de caduco o seu primeiro registro”.

        XXI – a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

1. Proteção à forma do produto. O fundamento da recusa de registrabilidade aqui é quanto à condição de distintividade do sinal, não sendo, portanto, passível de registro como marca o formato já associado a certo objeto, bem como forma necessária, comum, vulgar ou que seja intrinsecamente ligada a efeito técnico.

        XXII – objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

1. Proteção ao desenho industrial. O legislador buscou aqui resguardar a disponibilidade do signo. Portanto, não é passível de registro como marca objeto que já protegido por desenho industrial, salvo se requerido pelo próprio titular do desenho industrial.

        XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia. 

1. Proteção à marca de conhecimento notório do público. Em que pese o sistema brasileiro de proteção ao registro marcário ser o first to file, isto é, privilegia o primeiro a requerer o registro no INPI, a previsão contida neste inciso visa seguir o disposto no art 6º bis da CUP e vedar o registro de signo que reproduze ou imite marca anterior de conhecimento notório do público para assinalar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação. As Diretrizes de Análise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, item 3.4.2. citam sete requisitos cumulativos para aplicação deste inciso, dentre eles se destacam: (a) o titular da marca para a qual se reivindica a proteção é sediado ou domiciliado no Brasil ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou assegure reciprocidade de tratamento; (b) o titular da marca para a qual se postula  a proteção comprovou estar a marca  protegida em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, em data anterior ao depósito, no Brasil, do pedido de registro ou do registro da marca por ele impugnado. Outrossim, nas mesmas Diretrizes de Análise de Marca do INPI é esclarecido que a aplicação deste inciso distingue-se do inciso XIX, deste mesmo artigo, pois aqui a vedação não é devida para as marcas registradas no Brasil.

2. Reprodução de marca. Conforme leciona João da Gama Cerqueira (Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, Rio de Janeiro: Revista Forense, 1956, p. 57), a reprodução da marca é cópia servil, idêntica, sem disfarces. Reproduzir é copiar. Se a marca levada a registro é igual a outra anteriormente registrada e em vigor, o registro não poderá ser concedido. Esse é o sentido da lei.

3. Imitação de marca. Conforme leciona João da Gama Cerqueira (Tratado da Propriedade Industrial, volume II, tomo II, parte III, p. 63), distingue-se da reprodução a imitação, porque, neste caso, não há cópia servil da marca registrada, mas apenas semelhança capaz de criar confusão prejudicial ao titular da marca anterior e aos próprios consumidores. A identidade caracteriza a reprodução; a semelhança caracteriza a imitação. (…) O delito de reprodução, entretanto, raramente se verifica na prática, sendo muito mais comum o de imitação. O contrafator sempre procura artifícios que encubram ou disfarcem o ato delituoso. Não copia servilmente a marca alheia, empregando marca semelhante, que com ela se confunda, a fim de iludir o consumidor.”

3. Suscetibilidade de confusão ou associação. A aplicação deste inciso é condicionada a suscetibilidade de confusão ou associação entre as marcas por assinalarem produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, observando, assim, o princípio da especialidade, que é um dos princípios que norteiam o direito de marcas. A respeito do tema, as pontuais considerações de Denis Borges Barbosa (Uma Introdução à Propriedade Intelectual, v. I, Lumen Juris Ltda., Rio de Janeiro, 1997, p. 217): Vale lembrar que um dos princípios do sistema marcário é o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ela designa. Assim se radica a marca registrada na concorrência: é nos seus limites que a propriedade se constrói. Luiz Guilherme de A. V. Loureiro (A Lei de propriedade industrial comentada. São Paulo. LEJUS. 1999. p. 231.) também esclarece que: para constituir uma anterioridade de maneira a impedir que um sinal seja registrado como marca, é necessário que a anterioridade exista no mesmo setor comercial daquele produto ou serviço para o qual se pretende registrar a marca. Portanto, se o sinal é utilizado em outro produto ou serviço de um ramo comercial diferente, não constitui anterioridade para o fim de impedir o registro da nova marca.

4. Jurisprudência. STJ, Quarta Turma, REsp 1190341 RJ, Recurso Especial 20100069361-0, j. 05122013. Confira ementa a seguir:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. MARCA. NOTORIAMENTE CONHECIDA. DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. NOME COMERCIAL. 1. Inexiste violação do art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem se pronuncia de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 2. Compete ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI avaliar uma marca como notoriamente conhecida, ensejando malferimento ao princípio da separação dos poderes e invadindo a seara do mérito administrativo da autarquia digressão do Poder Judiciário a esse respeito. 3. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial expressamente veda o registro de marca que imite outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo “suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”. Todavia, o sistema de proteção de propriedade intelectual confere meios de proteção aos titulares de marcas ainda não registradas perante o órgão competente. 4. Conforme decidido no REsp 1.105.422 – MG, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, a finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC). 5. Tratando-se, depois da cisão levada a efeito, de pessoas jurídicas e patrimônios distintos, não há como permitir a coexistência das marcas HARRODS da recorrente e da recorrida, sem atentar contra os objetivos da legislação marcária e induzir os consumidores à confusão. 6.  A legislação observa o sistema atributivo para obtenção do registro de propriedade de marca, considerando-o como elemento constitutivo do direito de propriedade (art. 129 da Lei n. 9.279/1996); porém também prevê um sistema de contrapesos, reconhecendo situações que originam direito de preferência à obtenção do registro, lastreadas na repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário. 7. A Lei da Propriedade Industrial reprime a concessão de registros como marcas de: a) nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios (art. 124, V e 195, V); b) sinais que reproduzem marcas que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado em país com o qual o Brasil mantenha acordo, se a marca se destinar a distinguir produto idêntico semelhante ou afim suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia (art. 124, XXIII); c) marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I) da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. 8. A Convenção da União de Paris, de 1883, deu origem ao sistema internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo relativo ao tema nos países signatários, dos quais fazem parte Brasil e Reino Unido (). O Tribunal de origem, ao asseverar que, após a criação da Harrods Buenos Aires, houve acordo, em 1916, para que Harrods Limited atuasse como agente de compras daquela, deixa claro que, na verdade, a pretensão da Harrods Buenos Aires incide na vedação inserta no art. 6º septies da Convenção da União de Paris. 9. Independentemente do negócio firmado no passado, não havendo expressa autorização da sociedade anterior criadora desta, a obtenção e a manutenção de direitos marcários deverão respeitar os princípios e a finalidade do sistema protetivo de marcas, bem como o princípio da livre concorrência, um dos pilares de ordem econômica brasileira, previsto no art. 170, inc. IV, da Constituição da República Federativa do Brasil. 10. O INPI, na decisão que declarou nulos os registros n. 812.227.786 e 812.227.751 em nome da recorrente, asseverou que a marca HARRODS é notoriamente conhecida, além de nome comercial da recorrida, estabelecendo, deste modo, a proteção dos arts. 6º bis e 8º da Convenção de Paris. O objetivo de tais dispositivos é, justamente, reprimir o benefício indireto que ocorreria para um dos concorrentes, quando consumidores associassem os sinais deste com a marca notoriamente conhecida atuante no mesmo segmento mercadológico, como é o caso dos autos. Constitui, assim, exceção ao princípio da territorialidade, gozando a marca de proteção extraterritorial nos países signatários da Convenção da União de Paris. 11.  Mesmo que não fosse a marca de Harrods Limited admitida pelo INPI como notoriamente conhecida, esbarraria a pretensão da recorrente na proibição do art. 124, inc. XXIII, segundo o qual não é registrável o sinal que reproduza ou imite marca que o depositante evidentemente não poderia desconhecer, especialmente em razão de sua atividade, desde que o titular desta seja domiciliado em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou assegure reciprocidade de tratamento. 12.  A tutela ao nome comercial no âmbito da propriedade industrial, assim como à marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor, de modo que este não seja confundido quanto à procedência dos produtos comercializados. 13.  A confusão e o aproveitamento econômico, no caso, parecem inevitáveis, se admitida a coexistência das marcas HARRODS da recorrente e da recorrida no Brasil, tanto mais quando se observa que estas sociedades, embora hoje estejam completamente desvinculadas, já apareceram no passado ora como filial ora como agente de compras uma da outra, atuando no mesmo segmento mercadológico. 14. Recurso especial não provido.