Artigo 48

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Art. 48. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.


1. Efeitos ex tunc da nulidade. Se houve vício no procedimento administrativo de concessão de uma patente, conclui-se que o ato concessivo está inquinado de vício. Por tal razão, a declaração de nulidade retroagirá à data do depósito pelo Depositante, o que já é amplamente consagrado no direito brasileiro.

Nesse caso, se o titular de uma patente propõe demandas judiciais contra terceiros, tendo como objeto tão somente a prática de infração patentária, o destino da demanda inibitória estará afetado pelo desfecho acerca da nulidade da patente. Nesse sentido, preciso é o ensinamento de Lélio Denicoli Schmidt: “A influência que a solução das questões prévias (preliminares e prejudiciais) guarda em relação ao julgamento do pedido torna o seu exame obrigatório. Ao proferir sua decisão final, o juiz não poderá, sob pena de nulidade, deixar de ter analisado todos os pontos ou questões preliminares ou prejudiciais suscitadas pelas partes ou apreciáveis de ofício.

Estas considerações permitem concluir que a nulidade do registro de marca ou privilégio de patente, quando suscitada em ações de cessação de uso, indenização e/ou reivindicação, constitui-se numa questão prejudicial. A procedência ou não do pedido dependerá da resolução que no caso vier a ser dada à nulidade. Vindo a ser nulo o registro ou o privilégio do autor, o pedido que neles se fundava haverá de ser julgado improcedente. Por outro lado, admitida a nulidade dos títulos obtidos pelo réu, o direito de uso que neles tinha lastro ruirá e a ação deverá vir a ser tida por procedente. A invalidade, portanto, subordina em termos lógicos o julgamento da ação.” (O reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca ou privilégio de patente, Revista da ABPI nº 22, Mai/Jun 1996, p. 36/45)

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Nathalia Mazzonetto
Nathalia Mazzonetto é sócia de Müller Mazzonetto Advogados (www.mommalaw.com). Nathalia atua em questões variadas de propriedade intelectual e tem experiência em disputas empresariais e contratuais. Já atuou como mediadora em conflitos de natureza societária, contratual e de propriedade intelectual. Como advogada participou de negociações empresariais e atuou em processos judiciais e procedimentos arbitrais. Em sua carreira profissional trabalhou em escritórios de grande, médio e pequeno porte, nas áreas consultivo-contratual e adversarial. Já foi nomeada árbitra em arbitragens domésticas e internacionais em procedimentos envolvendo temas de propriedade intelectual, dentre eles discussão de concorrência e direito marcário. Atua como consultora de árbitros técnicos. Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP - 2004), fez Especialização em Direito Processual Civil e Arbitragem na Università degli Studi di Milano (Milão – Itália - 2005) e em Direito da Propriedade Intelectual na Università Commerciale Luigi Bocconi (Milão – Itália - 2005) e na Faculdade de Direito da GV (GVLaw/SP - 2006). É Mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo (USP) - 2012, dissertação em Arbitragem (“Partes e Terceiros na Arbitragem”), com o fomento e apoio da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP – 2009). Doutoranda junto à Universidade de São Paulo (USP), sendo seu objeto de pesquisa a ‘arbitrabilidade de conflitos de Propriedade Industrial – a questão da nulidade de direitos’. Professora e palestrante convidada de cursos/eventos de Propriedade Intelectual e Mediação/Arbitragem de instituições como CPR, USP, ABPI, FGV Direito, etc. Atuou como professora de Prática Jurídica, Teoria Geral do Processo e Mediação e Arbitragem do American College of Brazilian Studies (AMBRA College). Atuou como pesquisadora da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (DIREITO GV) em Projeto de Pesquisa promovido pela Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça (Projeto Pensando o Direito tendo por objeto “O Desenho de Sistemas de Resolução Alternativa de Disputas para Conflitos de Interesse Público” – 2010). Membro do corpo de neutrals e mediadores de diversos importantes centros, tais como do CPR - The International Institute for Conflict Prevention & Resolution, do Centro de Resolução de Disputas em Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (Câm. de Nomes de Domínio – CASD-ND e Câm. de Mediação - CMed-ABPI), da International Trademark Association (INTA), Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), etc. Nathalia integrou a Comissão de Especialistas responsáveis pela redação dos regulamentos e demais normativas de Mediação e Arbitragem da ABPI. Foi listada e reconhecida como profissional nos seguintes guias de prática jurídica: IAM 1000 Patent, dentre outros.

Coautores:

Elisson Garé

Fernanda Pignatari Xavier Venditti

Guilherme Toshihiro Takeishi

Karina Haidar Müller

Katia Jane Ferreira Evangelista

Lana Muniz

Marcos Chucralla Moherdaui Blasi

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