Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.
1. Sistema atributivo de direitos. O Brasil adotou, em matéria de direito marcário, o sistema atributivo ou constitutivo de direitos, em oposição ao regime declarativo. Em assim sendo, a propriedade sobre determinada marca decorre de um ato concessivo do INPI. É, desse modo, o certificado de registro marcário que confere ao seu titular o direito de uso exclusivo da marca em todo o território nacional.
2. Uso anterior ou direito de precedência. O parágrafo primeiro do artigo em comento traz uma exceção à regra contida no caput, qual seja, a possibilidade de aquele que, de boa-fé, usava no Brasil, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, ser privilegiado por uma precedência ao registro. O reconhecimento do uso anterior, de boa-fé, constitui, de acordo com esse dispositivo, impedimento capaz de evitar o registro. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o uso anterior deve ser em escala comercial.
De acordo com as Diretrizes de Análise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, item 1.4.3., aquele que apresenta pedido de precedência deve: i. fundamentar a sua reivindicação, exclusivamente em sede de oposição ao pedido de registro formulado por terceiros, instruindo-a de provas suficientes para caracterizar o uso no País, na conformidade do disposto no § 1º do art. 129 desta lei; e ii. fazer prova do depósito do pedido de registro da marca, nos termos desta lei.
3. Possibilidade de cessão do direito de precedência. O legislador autorizou a transferência do direito de precedência de que ora tratamos, desde que em conjunto com o negócio da empresa ou parte deste, buscando-se evitar com isso a comercialização de direito de precedência.
Parte da doutrina critica o dispositivo por defender que, muito embora seu propósito seja pertinente, a norma seria de discutível eficácia.[1]
4. Jurisprudência. TRF 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Apelação Cível nº 54719, Rel. Des. Messod Azulay Neto, j. 25.03.2014, DJ 08.04.2014.
[1] IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos, Comentários à lei da propriedade industrial, 3ª edição rev. e atual., Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 315.