Artigo 68

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

        § 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

          I – a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

      II – a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

     § 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.

        § 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

        § 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

      § 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.

1. Licença Compulsória. A licença compulsória constitui uma das flexibilidades à proteção patentária previstas pela CUP (art. 5A[1], trazida na versão de 1967) pelo TRIPS (art. 31[2], com importante esclarecimento trazido pela Declaração de Doha sobre Acordo TRIPS e Saúde Pública[3]) e decorre do próprio de regime jurídico do direito de propriedade, que deve atender sua função social (v. comentários ao art. 6º). Tal entendimento é reforçado pela cláusula constitucional finalística que condiciona a concessão de um direito temporário aos autores de inventos industriais, ao interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (art. 5º, XXIX da Constituição Federal[4]).  Em outras palavras, reconhecendo os impactos sociais e econômicos da concessão de um direito exclusivo obstativo da livre exploração de determinado bem, a LPI, em linha com o (mas não reproduzindo ipsis litteris todas as condições do) tratamento internacional dado ao tema, estabelece situações em que o interesse público lato sensu prevalecerá, permitindo-se excepcionar o regime de exclusividade.

Embora a ideia de licença compulsória seja comumente associada às patentes farmacêuticas (tendo em vista seus impactos em matéria de saúde pública e a maior carga de interesse público inerente a tais questões), não há restrição legal à sua aplicação a patentes em outros campos da ciência e da técnica. De todo o modo, embora tenha havido outras ameaças, o único caso de licenciamento compulsório ocorrido sob a vigência da atual LPI se referiu a duas patentes relacionadas à produção de medicamento utilizado no Programa Nacional DST/AIDS (Decreto nº 6.107/2007).

Note-se que não se trata de expropriação ou “quebra”, vez que o titular retém a titularidade da patente (inclusive fazendo jus a royalties pela exploração de sua patente); o que dele se retira é a prerrogativa de consentimento à exploração da patente de sua titularidade por terceiros, em determinadas situações.

Uma crítica ao regime legal adotado se deve ao fato de a LPI não exigir que tenha havido prévias negociações entre o titular e o pleiteante, em condições razoáveis, para exploração da patente. Essa fase consensual preliminar é prevista no TRIPS e poderia, de maneira mais eficaz e flexível, evitar uma medida extrema como é o licenciamento compulsório.

2. Hipóteses do art. 68. As hipóteses que ensejam a licença compulsória previstas no art. 68 são as seguintes: (i) uso abusivo; (ii) abuso de poder econômico, comprovado por decisão administrativa (do CADE, nos termos da Lei nº 12.529/2011[5]) ou judicial – caso em que aplicar-se-ão as disposições contidas nos §§3º e 4º, relativas à importação do objeto da patente; (iii) não exploração do objeto da patente no Brasil por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto; (iv) falta de uso integral do processo patenteado, salvo se economicamente inviável, caso em que se admitirá a importação; e (v) comercialização que não satisfaça as necessidades do mercado. O §2º dispõe sobre a legitimidade subjetiva para pleitear a concessão de licença compulsória; já o §5º estabelece que o requerimento de licença compulsória só poderá ser requerida após 3 anos contados da concessão da patente para todos os casos, salvo na hipótese de abuso econômico, que não está relacionada a desuso ou uso insuficiente.