Artigo 57

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Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.


1. Competência. A ação de nulidade de patente deve ser proposta perante a Justiça Federal, sobretudo porque a Lei estabelece a presença obrigatória do INPI – Autarquia Federal – na lide (art. 109 da CF).

2. Posição do INPI. A Lei estabelece que o INPI, nas ações em que não for autor, intervirá no feito. Discute-se a figura do INPI nas ações de nulidade de patente – Réu ou Assistente. Por se tratar de ação que questiona a validade de um ato proferido pelo INPI, a nosso ver, a posição do INPI é de Réu na ação de nulidade proposta por terceiro com legítimo interesse.

3. Cumulação de pedidos. Considerando que a competência para processamento e julgamento da ação de nulidade pertence à Justiça Federal, questiona-se a possibilidade de cumulação de pedidos inibitório e indenizatório.

Tal cumulação é mais comum nas ações de nulidade de marca, uma vez que o titular de marca anterior (similar ou idêntica) tentará reivindicar a nulidade do registro da marca do terceiro, a ordem de abstenção e a condenação do Réu ao pagamento de indenização pelo uso indevido de marca. Contudo, tal cumulação também seria possível nas ações de nulidade de patente, desde que o Autor da demanda requeira a nulidade da patente com base na anterioridade de sua invenção ou modelo de utilidade.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.

1. Lei específica. A Lei estabelece ainda que o prazo para o Réu contestar a ação de nulidade de patente será de 60 (sessenta) dias. Trata-se de lei específica que afasta a aplicação do Código de Processo Civil. Nesse sentido, não há que se falar na incidência dos artigos 188 e 191 do CPC.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

1. Publicidade. Tal disposto reforça a publicidade dos atos administrativos, pois, além de ser publicada pelo Poder Judiciário, a decisão proferida no âmbito da Justiça Federal também será publicada na via administrativa, pelo INPI, após o seu trânsito em julgado.

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Nathalia Mazzonetto
Nathalia Mazzonetto é sócia de Müller Mazzonetto Advogados (www.mommalaw.com). Nathalia atua em questões variadas de propriedade intelectual e tem experiência em disputas empresariais e contratuais. Já atuou como mediadora em conflitos de natureza societária, contratual e de propriedade intelectual. Como advogada participou de negociações empresariais e atuou em processos judiciais e procedimentos arbitrais. Em sua carreira profissional trabalhou em escritórios de grande, médio e pequeno porte, nas áreas consultivo-contratual e adversarial. Já foi nomeada árbitra em arbitragens domésticas e internacionais em procedimentos envolvendo temas de propriedade intelectual, dentre eles discussão de concorrência e direito marcário. Atua como consultora de árbitros técnicos. Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP - 2004), fez Especialização em Direito Processual Civil e Arbitragem na Università degli Studi di Milano (Milão – Itália - 2005) e em Direito da Propriedade Intelectual na Università Commerciale Luigi Bocconi (Milão – Itália - 2005) e na Faculdade de Direito da GV (GVLaw/SP - 2006). É Mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo (USP) - 2012, dissertação em Arbitragem (“Partes e Terceiros na Arbitragem”), com o fomento e apoio da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP – 2009). Doutoranda junto à Universidade de São Paulo (USP), sendo seu objeto de pesquisa a ‘arbitrabilidade de conflitos de Propriedade Industrial – a questão da nulidade de direitos’. Professora e palestrante convidada de cursos/eventos de Propriedade Intelectual e Mediação/Arbitragem de instituições como CPR, USP, ABPI, FGV Direito, etc. Atuou como professora de Prática Jurídica, Teoria Geral do Processo e Mediação e Arbitragem do American College of Brazilian Studies (AMBRA College). Atuou como pesquisadora da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (DIREITO GV) em Projeto de Pesquisa promovido pela Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça (Projeto Pensando o Direito tendo por objeto “O Desenho de Sistemas de Resolução Alternativa de Disputas para Conflitos de Interesse Público” – 2010). Membro do corpo de neutrals e mediadores de diversos importantes centros, tais como do CPR - The International Institute for Conflict Prevention & Resolution, do Centro de Resolução de Disputas em Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (Câm. de Nomes de Domínio – CASD-ND e Câm. de Mediação - CMed-ABPI), da International Trademark Association (INTA), Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), etc. Nathalia integrou a Comissão de Especialistas responsáveis pela redação dos regulamentos e demais normativas de Mediação e Arbitragem da ABPI. Foi listada e reconhecida como profissional nos seguintes guias de prática jurídica: IAM 1000 Patent, dentre outros.

Coautores:

Elisson Garé

Fernanda Pignatari Xavier Venditti

Guilherme Toshihiro Takeishi

Karina Haidar Müller

Katia Jane Ferreira Evangelista

Lana Muniz

Marcos Chucralla Moherdaui Blasi

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