Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.
1. Ação judicial de nulidade. À semelhança do processo administrativo de nulidade, a Lei prevê que o INPI ou qualquer pessoa com legítimo interesse poderá propor ação judicial objetivando a nulidade da patente concedida pelo INPI em favor do Titular, seja por ausência dos requisitos de forma, seja por ausência dos requisitos de patenteabilidade.
2. Legítimo interesse. Se a ação judicial não for proposta ex officio, o Autor da Ação de Nulidade deverá comprovar o seu legítimo interesse. Por se tratar de um direito real de interesse público, pode-se afirmar que qualquer pessoa poderia propor a ação judicial objetivando a nulidade da patente, na medida em que a desconstituição de um direito de exclusiva traz benefícios à coletividade em geral, seja porque estimulará a produção industrial, seja porque é benéfica para a concorrência.
3. Prazo. Diferentemente da ação de nulidade contra registro de marca (v. comentários ao artigo 173), a Lei da Propriedade Industrial estabelece que a ação de nulidade de patente poderá ser proposta a qualquer tempo, durante o período de vigência da patente. Significa dizer que, após a extinção da patente por seu decurso de prazo, não será mais possível questionar a validade de uma patente.
Parece-nos que tal artigo não está em sintonia com a finalidade da lei. Os efeitos da declaração de nulidade são “ex tunc”, de modo que uma patente inquinada de vício não produz – ou não deveria ter produzido – efeitos no mundo jurídico. Se uma empresa, condenada por prática de infração patentária em uma ação judicial de abstenção, tomar conhecimento de que a patente que fundamentou a sentença condenatória não preenchia os requisitos legais de patenteabilidade, mesmo que extinta a patente, poderá requerer a sua nulidade em Juízo. Afinal, uma vez declarada a invalidade da patente, a empresa condenada poderá discutir os prejuízos causados indevidamente pelo titular de uma patente nula de pleno Direito, requerendo o ressarcimento de eventuais danos.
Por razões óbvias, a Lei deveria estabelecer um prazo prescricional para o questionamento judicial da patente, após a expiração do prazo de vigência.
§ 1º A nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.
1. Matéria de defesa. A Lei prevê que a invalidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa. Nesse sentido, se uma ação judicial de abstenção e/ou indenização for proposta pelo titular da patente – ou mesmo uma ação penal –, o acusado poderá suscitar, como matéria de defesa, a nulidade do título patentário que embasa a pretensão do titular.
2. Incompetência da Justiça Estadual. Há que se ressaltar que o entendimento mais recente do C. Superior Tribunal de Justiça concluiu pela impossibilidade de alegação de nulidade da patente como matéria de defesa, nos seguintes termos:
“PROCESSO CIVIL E DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECUTAL. REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL E DE MARCA. ALEGADA CONTRAFAÇÃO. PROPOSITURA DE AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NULIDADE DO REGISTRO ALEGADO EM MATÉRIA DE DEFESA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL, COM REVOGAÇÃO DE LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. REVESÃO DO JULGAMENTO. NULIDADE DE PATENTE, MARCA OU DESENHO DEVE SER ALEGADA EM AÇÃO PRÓPRIA, PARA A QUAL É COMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
1. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca, patente ou desenho industrial perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Ao juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente, perante o INPI. Precedente.
2. A impossibilidade de reconhecimento incidental da nulidade do registro não implica prejuízo para o exercício do direito de defesa do réu de uma ação de abstenção. Nas hipóteses de registro irregular de marca, patente ou desenho, o terceiro interessado em produzir as mercadorias indevidamente registrada deve, primeiro, ajuizar uma ação de nulidade perante a Justiça Federal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Assim, todo o peso da demonstração do direito recairia sobre o suposto contrafator que, apenas depois de juridicamente respaldado, poderia iniciar a comercialização do produto.
3. Autorizar que o produto seja comercializado e que apenas depois, em matéria de defesa numa ação de abstenção, seja alegada a nulidade pelo suposto contrafeitor, implica inverter a ordem das coisas. O peso de demonstrar os requisitos da medida liminar recairia sobre o titular da marca e cria-se, em favor do suposto contrafeitor, um poderoso fato consumado: eventualmente o prejuízo que ele experimentaria com a interrupção de um ato que sequer deveria ter se iniciado pode impedir a concessão da medida liminar em favor do titular do direito.
4. Recurso especial provido, com o restabelecimento da decisão proferida em primeiro grau.” (Recurso Especial nº 1.132.449 – PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 13 de março de 2012)
3. Questão prejudicial. Outro ponto que merece destaque é a questão da prejudicialidade externa. A declaração de nulidade de uma patente produz efeitos “ex tunc”, de modo que o seu desfecho influirá diretamente na decisão de mérito a ser prolatada na ação de abstenção e/ou indenizatória.
Nessa linha de raciocínio, parece-nos correto admitir que a ação de nulidade proposta perante a Justiça Federal constitui questão prejudicial externa, de modo que a suspensão da demanda estadual seria medida inevitável (art. 265 do CPC).
Entretanto, não se pode olvidar que a propositura de ações de nulidade pode servir como um meio protelatório por parte do contrafator, de modo que o Julgador deverá sopesar os interesses em conflito. Isso sem contar que o ato administrativo que concede o privilégio goza de presunção relativa de validade até posterior desconstituição pela Justiça.
§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.
1. Liminar na ação de nulidade. O § 2º prevê especificamente a possibilidade de o Juiz Federal responsável pelo julgamento da ação de nulidade determinar, preventiva ou incidentalmente, a suspensão dos efeitos da patente, desde que atendidos os requisitos processuais próprios (v. arts. 273 e 461, ambos do CPC). Nesse ponto, o comentário sobre a questão da prejudicialidade externa ganha relevo, na medida em que a concessão liminar da suspensão dos efeitos da patente deve ser interpretado como um fator decisivo para a suspensão da demanda inibitória.