Artigo 44

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Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.


1. Período de apuração da indenização. O artigo 44 prevê que o ofendido tem direito de obter indenização pela exploração indevida do objeto de sua patente por terceiros desautorizados. Os critérios para apuração da indenização devida em caso de infração patentária estão definidos nos artigos 208 a 210 desta Lei. Em relação ao período de apuração da indenização, o caput do artigo 44 estabelece que considerar-se-á todo o período de exploração indevida, inclusive com relação ao período compreendido entre a data da publicação do pedido e a concessão da patente.

§ 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

1. Termo a quo diferenciado. O caput do artigo 44 estabelece que o período da indenização compreende, inclusive, aquele entre a data de publicação do pedido de patente e a sua concessão pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Com isto, não há mais presunção de que o infrator tem ciência do objeto do pedido de patente ainda não publicado. Contudo, se o infrator houver tomado conhecimento do pedido de patente depositado, por qualquer meio, o período de apuração da indenização abrangerá a data do início da exploração indevida do objeto do pedido de patente, mesmo que anterior à publicação do pedido de patente.

§ 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.

1. Material biológico e indenização. Em se tratando de pedido de patente relativo a material biológico, o termo inicial para apuração da indenização será a data do depósito do material biológico pelo titular da patente (art. 24, parágrafo único, desta Lei).

§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.

1. Limitação. O período de proteção da patente retroage à data do depósito pelo seu titular, de modo que o titular faz jus ao recebimento de indenização por todo período de exploração indevida, desde que posterior à data de publicação do pedido de patente [ou da ciência do infrator a respeito do conteúdo depositado. De qualquer forma, o § 3º em comento prevê que o direito à indenização está limitado ao conteúdo das reivindicações.

Se houver reprodução, ainda que parcial, das reivindicações de um determinado pedido de patente, o seu titular fará jus ao recebimento da indenização.

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Nathalia Mazzonetto
Nathalia Mazzonetto é sócia de Müller Mazzonetto Advogados (www.mommalaw.com). Nathalia atua em questões variadas de propriedade intelectual e tem experiência em disputas empresariais e contratuais. Já atuou como mediadora em conflitos de natureza societária, contratual e de propriedade intelectual. Como advogada participou de negociações empresariais e atuou em processos judiciais e procedimentos arbitrais. Em sua carreira profissional trabalhou em escritórios de grande, médio e pequeno porte, nas áreas consultivo-contratual e adversarial. Já foi nomeada árbitra em arbitragens domésticas e internacionais em procedimentos envolvendo temas de propriedade intelectual, dentre eles discussão de concorrência e direito marcário. Atua como consultora de árbitros técnicos. Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP - 2004), fez Especialização em Direito Processual Civil e Arbitragem na Università degli Studi di Milano (Milão – Itália - 2005) e em Direito da Propriedade Intelectual na Università Commerciale Luigi Bocconi (Milão – Itália - 2005) e na Faculdade de Direito da GV (GVLaw/SP - 2006). É Mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo (USP) - 2012, dissertação em Arbitragem (“Partes e Terceiros na Arbitragem”), com o fomento e apoio da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP – 2009). Doutoranda junto à Universidade de São Paulo (USP), sendo seu objeto de pesquisa a ‘arbitrabilidade de conflitos de Propriedade Industrial – a questão da nulidade de direitos’. Professora e palestrante convidada de cursos/eventos de Propriedade Intelectual e Mediação/Arbitragem de instituições como CPR, USP, ABPI, FGV Direito, etc. Atuou como professora de Prática Jurídica, Teoria Geral do Processo e Mediação e Arbitragem do American College of Brazilian Studies (AMBRA College). Atuou como pesquisadora da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (DIREITO GV) em Projeto de Pesquisa promovido pela Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça (Projeto Pensando o Direito tendo por objeto “O Desenho de Sistemas de Resolução Alternativa de Disputas para Conflitos de Interesse Público” – 2010). Membro do corpo de neutrals e mediadores de diversos importantes centros, tais como do CPR - The International Institute for Conflict Prevention & Resolution, do Centro de Resolução de Disputas em Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (Câm. de Nomes de Domínio – CASD-ND e Câm. de Mediação - CMed-ABPI), da International Trademark Association (INTA), Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), etc. Nathalia integrou a Comissão de Especialistas responsáveis pela redação dos regulamentos e demais normativas de Mediação e Arbitragem da ABPI. Foi listada e reconhecida como profissional nos seguintes guias de prática jurídica: IAM 1000 Patent, dentre outros.

Coautores:

Elisson Garé

Fernanda Pignatari Xavier Venditti

Guilherme Toshihiro Takeishi

Karina Haidar Müller

Katia Jane Ferreira Evangelista

Lana Muniz

Marcos Chucralla Moherdaui Blasi

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