Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.
1. Usuário anterior. Por meio desse dispositivo, o legislador pátrio tratou do chamado “usuário anterior”. Trata-se de uma permissão para que o usuário anterior possa continuar a exploração do seu produto, sem ser considerado como contrafator. Assim, aquele que explorava o mesmo objeto da invenção antes do seu depósito perante o INPI, pode ver reconhecido a seu favor um direito de exploração, apesar da existência do direito de exclusividade de titularidade de um terceiro para o mesmo objeto.
Sobre o assunto, Chavanne e Burst ensinam que “ainda que válida, a patente concedida ao segundo inventor não será oponível ao primeiro inventor, considerando que ele tinha o uso anterior da invenção. Esse é o sentido da previsão do usuário anterior” (Chavanne, Albert e Burst, Jean Jacques. Droit de la Propriété Industrielle, ed. Dalloz, 5ª ed., 1998, p. 267).
Paul Roubier explica que “O usuário anterior poderá continuar a exploração do seu negócio, nas mesmas condições anteriores, sendo-lhe assegurada a proteção, graças a uma exceção legal, de toda ação de contrafação. Assim, o usuário anterior não será um infrator, mas também deverá se contentar em explorar o seu objeto, considerando que o direito (incluindo a possibilidade de cessão) pertence ao titular da patente, que terá a possibilidade de ajuizar ações contra os contrafatores ou conceder licenças de exploração” (Roubier, Paul. Le Droit de la Propriété Industrielle, Parte Geral, éd. du Recueil Sirey, 1952, p. 124).
2. Jurisprudência. Apelação Cível nº 70008380420, Relator Desembargador Rogério Gesta Leal, j. em 13.05.2004 – TJRS
§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento.
1. Transferência do direito do usuário anterior. Os direitos conferidos à pessoa que já explorava o objeto da patente somente podem ser vendidos ou arrendados juntamente com o negócio ou empresa que tenha relação direta com a exploração da invenção, de modo que a um terceiro sem relações diretas com o uso do objeto da patente não poderão ser cedidos tais direitos.
§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação.
1. Inaplicabilidade do direito. Este parágrafo determina que a pessoa que já fazia a exploração do objeto da patente antes do seu depósito ou pedido não será beneficiada com a exceção em comento se ela tiver tido conhecimento do objeto da patente em razão da sua divulgação nos 12 meses anteriores à data de depósito ou prioridade do pedido de patente, na forma e pelas pessoas previstas no artigo 12 da Lei da Propriedade Industrial. Cumpre destacar que é necessário que esta pessoa tenha tido conhecimento do objeto da patente por meio da divulgação do supracitado artigo 12, pois, se ela comprovar que não foi por meio dessa divulgação, então ela incorrerá na exceção e poderá explorar o objeto da patente como antes fazia.
Nesse sentido, FERNANDO EID PHILIPP esclarece que: “O usuário anterior tem boa fé a partir do momento em que ele mesmo realizou a invenção ou então ele a recebeu de maneira legítima de seu inventor. Caso contrário, este dispositivo legal não pode aplicado, uma vez que o direito do usuário anterior é precário e decorrente de fraude” (Patente de Invenção – Extensão da Proteção e Hipóteses de Violação, São Paulo, Ed. Juarez de Oliveira, 2006, pp. 55/56).