Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:
1. Direito de impedir terceiros. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiros de utilizar desautorizadamente o objeto do privilégio (invenção ou aperfeiçoamento técnico), independentemente do modo como o terceiro chegou a tal tecnologia.
2. Depositante – Direito ou mera expectativa. Questão importante que surge é saber se o mero depositante de um pedido de patente tem interesse de agir no ajuizamento de uma ação inibitória antes de findo o processamento do pedido de sua patente.
O direito de propriedade somente nasce com a concessão válida do pedido de patente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Durante o período de processamento administrativo do pedido de patente, o Depositante goza de mera expectativa de Direito.
Caso se entenda que o Depositante goza de mera expectativa de direito, este não teria legitimidade para pleitear uma ordem de abstenção contra terceiros infratores enquanto o INPI não deliberar sobre a viabilidade do pedido de patente.
Por outro lado, há entendimento de que o mero depositante tem legitimidade para atuar em Juízo.
3. Jurisprudência. Agravo nº 1.0024.02.806723-9001 (j. em 12.04.2006) – TJMG Apelação nº 1.0702.04.147723-4002 (j. em 31.08.2006) – TJMG Apelação nº 316.058.48 (j. em 18.11.2008) – TJSP Apelação nº 994.02.056078-1 (j. em 03.02.2010) – TJSP Apelação nº 994.03.099425-5 (j. em 03.11.2009) – TJSP Apelação nº 2001.011458-5 (j. em 30.10.2009) – TJSC
I – produto objeto de patente;
O direito conferido ao titular da patente lhe possibilita impedir terceiros desautorizados de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos, produto objeto de patente. Se a exploração, por terceiro desautorizado, do produto objeto de patente não se enquadrar nas exceções legais (art. 43), qualquer uma das condutas elencadas no caput caracterizará um ato ilícito passível de ordem de abstenção e também indenização.
II – processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.
1. Exploração de processo patenteado. À semelhança da regra estabelecida no art. 42, inc. I, há que se ressaltar que o titular de uma patente de processo também poderá impedir a exploração desautorizada do processo patenteado e do produto obtido diretamente mediante o uso do aludido processo. Com isto, garante-se ao titular de uma patente de processo proibir não só o uso do processo em si, como também evitar qualquer uma das práticas mencionadas no caput do art. 42, no que diz respeito ao produto obtido diretamente por processo patenteado.
§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.
1. Infração por contribuição. Além das modalidades de infração direta, o legislador pátrio também dispôs expressamente sobre a “infração por contribuição”. Nesta modalidade de infração aos direitos do titular da patente, o ofensor não explora produto ou processo patenteado, mas contribui para a sua efetiva ocorrência por terceiros. Assim, se uma empresa fornece materiais para a consecução de uma invenção patenteada, o Titular da patente poderá impedi-la, com fulcro na regra em questão.
§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.
1. Inversão do ônus da prova. Especificamente sobre a infração a processo patenteado, a Lei estabelece que caberá ao acusado, mediante determinação judicial específica, provar que o seu produto não foi obtido por processo de fabricação patenteado.
Há que se elogiar a regra específica estabelecida na Lei da Propriedade Industrial, na medida em que encampa, há muito, a teoria da carga dinâmica das provas. Atribuir ao titular da patente o ônus de comprovar que o produto de terceiros foi obtido mediante processo patenteado poderia tornar ineficaz a patente e, com isto, estimular a prática de infração a patentes de processo. Por essa razão, a Lei atribui tal dever ao acusado, o qual detém todos os conhecimentos sobre o processo de fabricação de seu produto. Finalmente, não se pode ignorar a exigência de determinação judicial específica estabelecendo a inversão do ônus da prova, o que evita uma surpresa das Partes a respeito da regra de distribuição do ônus da prova.