Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.
1. Registro. Este artigo estabelece a necessidade de se levar a registro do INPI os contratos de transferência de tecnologia, franquia e similares, a fim de que produzam efeitos perante terceiros.
Contratos que impliquem transferência de tecnologia incluem, basicamente, os de fornecimento de tecnologia não patenteada, know-how, serviços de assistência técnica (capacitação, treinamento).
Os contratos de franquia podem ser empresariais ou industriais e, em geral, são mistos e podem incluir o licenciamento de uso de marca, exploração de patentes, fornecimento de tecnologia, dentre outros.
A LPI não define o que se entende por contratos similares, mas, na prática, o INPI tem considerado contratos de serviços técnicos como similares, ainda que não impliquem transferência de tecnologia.
O dispositivo legal trata do registro, e não da averbação, de referidos contratos, pois aqui não há registros prévios no INPI, como ocorre com o licenciamento de marcas e de patentes (artigos 61, 62, 63, 139, 140 e 141 da LPI). Logo, a entrada do contrato será o primeiro registro dele no INPI, e não a averbação de um contrato num registro preexistente.
O INPI publica o registro do contrato da Revista da Propriedade Industrial. A data de publicação formaliza a existência do contrato perante terceiros (oponibilidade contratual perante terceiros).
É importante mencionar que, além de surtir efeitos perante terceiros, o registro de tais contratos pelo INPI é condição para (i) legitimar/possibilitar os pagamentos das remunerações pactuadas (Lei nº 4.131/1962, Resolução nº 3.844/2010 do Banco Central do Brasil) e (ii) permitir, quando for o caso, a dedutibilidade fiscal, respeitadas as normas previstas na legislação específica (Lei nº 4.131/1962, Lei nº 8.383/1991, Decreto nº 3.000/1999 e Portaria MF nº 436/1958).
Há algumas questões polêmicas envolvendo o registro de contratos de transferência de tecnologia pelo INPI. Durante o processo de registro, a Autarquia realiza uma análise das condições contratuais pactuadas pelas partes e, em alguns casos, exige a modificação de cláusulas contratuais. Dentre as polêmicas, vale destacar o entendimento do INPI de que, quando tratamos de fornecimento de know-how ou tecnologia não patenteada, não é possível pactuar a sua licença (“aluguel”), mas tão somente a sua transferência definitiva. O INPI fundamenta sua posição basicamente no fato de que tecnologia não patenteada não se enquadra como um direito de propriedade (como é o caso da tecnologia patenteada), mas sim de um conhecimento que, uma vez divulgado, não pode mais ser “retirado” da parte que o recebeu. Há também algumas restrições relativas a pagamento, aperfeiçoamentos etc. Existe um projeto de lei que visa modificar a atuação do INPI, mas ainda não ha nada definido e as regras atuais devem ser observadas.
Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.
1. Decisão. O INPI deve emitir sua decisão sobre o pedido de registro de uma contrato no prazo de 30 dias. Na prática, esse prazo ocorre a partir da data do protocolo oficial emitido pelo INPI. Antes do protocolo oficial, o INPI analisa os elementos formais do pedido de registro. Se atendidos, emite-se, então, o protocolo oficial. Em geral, o protocolo oficial costuma ser conferido em cerca de 10 dias após o protocolo formal, mas são bastante comuns as exigências em sede formal, o que pode ocasionar atrasos na obtenção de uma decisão sobre o registro.
Findo os 30 dias, a decisão do INPI pode ser pela concessão do registro, por pedidos de esclarecimentos (exigências técnicas) ou ainda pelo indeferimento do pedido de registro.
No caso dos pedidos de esclarecimentos, o prazo para cumpri-los será de 60 dias contados do recebimento pela parte, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos de 60 dias. Após apresentados os esclarecimentos, novamente o INPI terá um prazo de 30 dias para manifestar-se, que poderá ser pelo registro, novos esclarecimentos ou pelo indeferimento.
No caso de indeferimento, a parte poderá interpor recurso ao Presidente do INPI para tentar reverter a decisão.