Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.
§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.
§ 2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.
§ 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.
§ 4º A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título.
1. Legitimação. As marcas podem ser de titularidade tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, sejam elas pessoas de direito público ou privado, nacionais ou internacionais. Muito embora a lei nada disponha a respeito e a CUP preveja tal hipótese em seu art. 5º, C (3), o INPI não admite co-titularidade sobre uma mesma marca. De acordo com Denis Borges Barbosa (Nota sobre a noção de propriedade da marca na lei ordinária brasileira, disponível em https://denisbarbosa.addr.com/notamarca3.pdf, acesso em 19.04.2014), admite-se, correntemente, que o uso seja feito por várias pessoas simultaneamente, por exemplo, pelos licenciados de um mesmo registro. A lei também admite a marca coletiva, de titularidade de um, mas de uso de uma pluralidade. A razão dessa vedação seria, assim, o pressuposto de que o condomínio impediria a adequada identificação da origem subjetiva dos bens ou serviços. No entanto, outros sistemas aceitam a possibilidade de condomínio, inclusive com previsão literal no art. L712-1 do CPI francês e na lei argentina 27. Nesse caso, salvo disposição contratual entre os condôminos, a regra é do condomínio indiviso.
2. Compatibilidade entre os produtos/serviços assinalados no depósito com aqueles produzidos/comercializados ou prestados pelo requerente da marca com as atividades desenvolvidas. O legislador exige que o requerente tenha atividade compatível com aquela que a marca buscará identificar, sob pena de indeferimento do pedido ou nulidade do registro. Para as pessoas jurídicas, basta a mera declaração contendo descrição das atividades sociais da empresa (objeto social constante dos documentos constitutivos). Já no caso de requerente pessoa física, de acordo com as Diretrizes de Análise de Marca do INPI, atualizadas em 11.12.2012, item 1.6.2., poderá ser apresentado como prova qualquer documento que leve à convicção em relação ao exercício efetivo e lícito da atividade como, por exemplo: diplomas universitários, certificado de conclusão de cursos, carteira emitidas por Conselhos Profissionais (CREA, CRM, OAB, etc.) contratos de prestação de serviços, material publicitário, divulgação etc.
Será no exame técnico que se aferirá se os produtos ou serviços reivindicados são compatíveis com a atividade efetiva e licitamente exercida pelo depositante, declarada no ato do depósito do pedido, observada a natureza da marca. Havendo dúvidas, o INPI poderá formular exigências.
3. Possibilidade de empresas controladoras ou holdings como titulares de registros de marcas. O parágrafo primeiro do artigo em referência admite expressamente, no caso de grupo de empresas, que as controladoras ou holdings titularizem registros de marcas, fazendo-se necessária a declaração expressa de que o exercício da atividade se dá via empresas controladas direta ou indiretamente pela depositante.
4. Parágrafos e outras particularidades do dispositivo em questão. Os parágrafos 2º e 3º previram condições específicas para aqueles que requerem registro de marcas coletiva e de certificação, no caso desta última, buscou-se resguardar a idoneidade e a imparcialidade. No caso do parágrafo 4º, o legislador buscou conferir igualdade de tratamento aos depositantes nacionais e estrangeiros, exigindo tanto quanto destes últimos o preenchimento das condições contidas na integralidade deste artigo, notadamente do parágrafo 1º.