Artigo 78

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Art. 78. A patente extingue-se:


1. Extinção dos direitos. O artigo 78 da Lei de Propriedade Industrial elenca uma série de causas extintivas da patente. Os efeitos da extinção são “ex nunc”, de modo que a patente terá surtido efeito no mundo jurídico desde a data do depósito até a extinção.

I – pela expiração do prazo de vigência;

1. Causa natural. A primeira causa extintiva da patente é a mera expiração do seu prazo de vigência, que produz efeitos imediatamente em razão de ocorrer automaticamente, sem que seja necessário informar o INPI para que surtam os efeitos. Conforme se verifica no artigo 40 da Lei, o prazo de vigência da patente de invenção será de 20 (vinte) anos a contar da data do depósito, ou de 10 (dez) anos a partir da data da concessão, caso o processamento administrativo tenha demorado injustificadamente por mais de 10 (dez) anos. Já o prazo de vigência do modelo de utilidade será de 15 (quinze) anos a contar do depósito, e não será inferior a 7 (sete) anos a contar da data da concessão pelo INPI.

II – pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

1. Renúncia. A segunda causa extintiva da patente ocorre quando o titular opta por renunciar à patente. Tal ato pode ser realizado em qualquer tempo, com a condição de que não gere prejuízo ao direito de outras pessoas, pois, caso o ato de renúncia venha a causar prejuízo ao direito de terceiro, este tem o direito de solicitar o indeferimento da renúncia ao INPI.

III – pela caducidade;

1. Falta de uso. A terceira forma de extinção da patente ocorre por meio da caducidade, a qual é regulada nos artigos 80 a 83, todos da Lei de Propriedade Industrial.

IV – pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87; e

1. Retribuição devida ao INPI. A quarta causa extintiva da patente é o não pagamento da retribuição anual, a qual é devida pelo depositante do pedido e pelo titular da patente anualmente, sendo regulada nos artigos 84 a 86, todos da Lei de Propriedade Industrial.

Porém, o artigo 87 da Lei de Propriedade Industrial traz uma exceção a esta regra, permitindo que a patente seja restaurada se o titular ou depositante requerer a restauração da patente e pagar uma retribuição específica no prazo de 3 meses contados a partir da data da publicação da extinção da patente ou de arquivamento do pedido.

V – pela inobservância do disposto no art. 217.

1. Obrigatoriedade de procurador no País. A quinta causa extintiva da patente ocorre quando o titular ou depositante da patente é domiciliado em outro país e não constitui um procurador domiciliado no Brasil com poderes de representação administrativa, judicial e para receber citações. Ou seja, para que a patente não seja extinta, é necessário que a parte que reside no exterior mantenha no Brasil um procurador com os poderes mencionados.

Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.

1. Domínio público. O parágrafo único do artigo analisado estabelece que o objeto da patente extinta cairá em domínio público.

A lei positiva considera o direito do inventor como uma propriedade temporária e resolúvel garantida pela concessão da patente, que assegura ao inventor o direito de explorar a invenção, de modo exclusivo, durante certo prazo, considerado suficiente para lhe permitir que tire de sua criação os proveitos materiais que possa proporcionar; findo esse prazo, a invenção cai no domínio público, podendo, desde então, ser livremente usada e explorada. Assim se conciliam, de modo justo e eqüitativo, os direitos do inventor sobre a sua obra e os interesses da coletividade relativos à utilização das invenções.” (CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. v. II, Rio de Janeiro, Forense, 1946)

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Nathalia Mazzonetto
Nathalia Mazzonetto é sócia de Müller Mazzonetto Advogados (www.mommalaw.com). Nathalia atua em questões variadas de propriedade intelectual e tem experiência em disputas empresariais e contratuais. Já atuou como mediadora em conflitos de natureza societária, contratual e de propriedade intelectual. Como advogada participou de negociações empresariais e atuou em processos judiciais e procedimentos arbitrais. Em sua carreira profissional trabalhou em escritórios de grande, médio e pequeno porte, nas áreas consultivo-contratual e adversarial. Já foi nomeada árbitra em arbitragens domésticas e internacionais em procedimentos envolvendo temas de propriedade intelectual, dentre eles discussão de concorrência e direito marcário. Atua como consultora de árbitros técnicos. Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP - 2004), fez Especialização em Direito Processual Civil e Arbitragem na Università degli Studi di Milano (Milão – Itália - 2005) e em Direito da Propriedade Intelectual na Università Commerciale Luigi Bocconi (Milão – Itália - 2005) e na Faculdade de Direito da GV (GVLaw/SP - 2006). É Mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo (USP) - 2012, dissertação em Arbitragem (“Partes e Terceiros na Arbitragem”), com o fomento e apoio da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP – 2009). Doutoranda junto à Universidade de São Paulo (USP), sendo seu objeto de pesquisa a ‘arbitrabilidade de conflitos de Propriedade Industrial – a questão da nulidade de direitos’. Professora e palestrante convidada de cursos/eventos de Propriedade Intelectual e Mediação/Arbitragem de instituições como CPR, USP, ABPI, FGV Direito, etc. Atuou como professora de Prática Jurídica, Teoria Geral do Processo e Mediação e Arbitragem do American College of Brazilian Studies (AMBRA College). Atuou como pesquisadora da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (DIREITO GV) em Projeto de Pesquisa promovido pela Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça (Projeto Pensando o Direito tendo por objeto “O Desenho de Sistemas de Resolução Alternativa de Disputas para Conflitos de Interesse Público” – 2010). Membro do corpo de neutrals e mediadores de diversos importantes centros, tais como do CPR - The International Institute for Conflict Prevention & Resolution, do Centro de Resolução de Disputas em Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (Câm. de Nomes de Domínio – CASD-ND e Câm. de Mediação - CMed-ABPI), da International Trademark Association (INTA), Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), etc. Nathalia integrou a Comissão de Especialistas responsáveis pela redação dos regulamentos e demais normativas de Mediação e Arbitragem da ABPI. Foi listada e reconhecida como profissional nos seguintes guias de prática jurídica: IAM 1000 Patent, dentre outros.

Coautores:

Elisson Garé

Fernanda Pignatari Xavier Venditti

Guilherme Toshihiro Takeishi

Karina Haidar Müller

Katia Jane Ferreira Evangelista

Lana Muniz

Marcos Chucralla Moherdaui Blasi

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